§2.  США

Необхідно  відразу  ж застерегти: у США  відсутній  такий  об’єкт правової  охорони,  як  корисна  модель,  тому далі  мова  йтиме  лише про винаходи  і промислові зразки,  рослини  та їхні сорти, топографії інтегральних мікросхем.

Відсутнє  у США  і спеціальне  законодавство про зазначення по- ходження  товарів. Такі зазначення охороняються законодавством про товарні  знаки.

Перший   Конгрес  США  прийняв перший  Патентний закон  у

1790 р. — через 24 роки після здобуття  країною незалежності. До цьо- го США  керувалися англійським «Статутом  про монополії»  1624 р. Законодавство США 1836 р. започаткувало патентну систему прак- тично у її нинішньому вигляді. Нумерація американських патентів бере відлік від згаданого року. На даному етапі у США є чинним «Патент- ний закон»  1952 р., з наступними змінами  та доповненнями.

Видаючи патент, федеральний уряд США надає його власникові

виняткове право на виготовлення (to make), продаж (to sell), застосу- вання (to use), пропозицію  до продажу (to offer for sale), імпорт запа- тентованого  способу або виробу в США  та їхніх підопічних  терито- ріях. Патентна  монополія розглядається американськими правниками як  «негативне  легальне  право»,  тому що згадані вище дії забороня- ються всім іншим особам, окрім патентовласника та уповноважених ним осіб. Це негативне  право вважається недоторканною особистою власністю,  яку можна купити,  продати, ліцензувати, віддати  у заста- ву тощо.

Патенти  на винаходи  у США  мають назву «патенти  корисності»

(utility patents). Окрім  того, в цій країні є ще й патенти  на рослини

(plant patents) й патенти  на промислові зразки  (design patents). І ті, й


 

інші будуть згадані в цьому підрозділі.  Зупинимося лише на найго- ловнішому.

Об’єктами винаходу у США можуть бути нові й корисні процеси (способи, технології) (processes), машини (machines), склади матеріа- лу (compositions of matter),  вироби  (manufactures) та удосконалення (способу,  машин, виробів,  матеріалів) (improvements).

Для видачі патенту необхідно, щоб заявлене рішення одночасно відповідало  трьом критеріям: новизна  (novelty), неочевидність (non$ obviousness), корисність  (utility).

Якщо  певний  винахід  був раніше  відомим  чи використовувався

за межами  США,  то це ще не є підставою  для відмови  у видачі па- тенту. Багато  держав, у тому числі й Україна,  такого лібералізму не визнають.  Але якщо у США є відомості про патент іноземної держа- ви на відповідний винахід чи його описано в систематизованих дже- релах інформації,  то американський патент на такий  винахід  не ви- дається.

Тягар  доказів  новизни  під час подання  заявки  покладається на

заявника. Якщо патент вже видано, то доказ того, що видача супере- чила критерію  «новизна»,  покладається на особу, не задоволену  па- тентом. Як правило,  нею є конкурент.

Критерій «неочевидність» американські патентознавці вважають неточним і аморфним.  Трапляється, що винахід складається з уже відомих  елементів,  хоча в такому  сполученні  вони  ще не поєднува- лися  (це так званий  комбінаційний патент).  У цьому разі проблема неочевидності ще більше  загострюється.

Політика Патентного відомства  й судів щодо критерію  «ко- рисність»  досить  ліберальна  (за принципом:  оскільки  заявник про- сить видати патент, то він для нього є корисним). У реальній  же дійсності видано чимало абсолютно непотрібних патентів. Один ви- нахідник  отримав  у XIX ст. патент на капелюха, що піднімається на голові, коли руки джентльмена чимось зайняті  і він не може, вітаю- чи дам, підняти  капелюха  вручну.

Заявка на отримання патенту може подаватися не пізніше, ніж через  один  рік  після  пропозиції об’єкта  (у  якому  використано ви- нахід) до продажу (наприклад, реклама),  а також після продажу  або публічного  використання.

Після  формальної експертизи автоматично здійснюється експер- тиза за сутністю заявленого винаходу. Від подання  заявки  до видачі


 

патенту минає приблизно два роки. Процедура прискорюється, коли вік заявника перевищує  65 років, винахід стосується енергетики  або заявка містить дані про виконаний щодо неї заявником патентний пошук.

Друга  відмова  експерта  видати  патент  вважається останньою.

Висновок  експерта  можна  оскаржити в Апеляційній палаті  Патент- ного відомства,  а її рішення  — у судовому  порядку.

Заявка мусить описувати  винахід найкращим чином (best mode). З експертом  заявник має поводити  себе відверто, прямо, щиро, чес- но, тобто дотримуватися обов’язку щирості  (duty of candour).

Першопочаткове право на одержання патенту  у США  належить

винахідникові — справжньому й першому  (true and first). Якщо  він відмовиться від патентної  охорони  винаходу,  то винахід вважається суспільним надбанням  і на нього ніхто й ніколи  в США  більше  не отримає  патенту.

Відповідно  до поправки  1984  р. «Акт  про  патенти»  дає  змогу

одержати  патент  з відмовою  від прав, які він породжує.

Виокремимо те, чого немає  в Україні.  Патентне  відомство  має право «перевидати» (reissue) патент, який  було видано помилково й без спроби  обману з боку заявника, тобто поліпшити виданий  рані- ше патент.

Порушення патенту  прийнято поділяти  на прямі  (direct) й до&

поміжні (contributory). Останні, наприклад,  спостерігаються тоді, коли якась особа свідомо постачає компоненти безпосередньому поруш- никові, знаючи, що той використовує їх з метою порушення патенту.

Суди з порушників патенту можуть стягнути одержані ними прибутки  й зобов’язати відшкодувати втрати  патентовласника. Зас- тосовуються судами і так звані резонні роялті  (reasonable  royalties), які визначаються припущенням про наявність  ліцензійної угоди між патентовласником і порушником.

У разі «зловмисного порушення» (willful infringement) стягнення

за заподіяну  шкоду відбувається в потрійному розмірі.  Порушника також можуть  зобов’язати  компенсувати витрати  позивача  на гоно- рар адвокатові.

Іноземні  справи  з Патентним відомством  США  ведуть  амери-

канські  патентні  повірені.  Одержання патенту  США  — річ не про- ста, отож його одержують, коли він дійсно необхідний. Тривалий час термін дії американського патенту становив  17 років і обчислювався


 

від дати видачі патенту. Нині строк дії американського патенту — 20 років, і він відраховується від дати подання  заявки.  Оскільки певний час витрачається на формальну експертизу та експертизу за сутні- стю заявленого рішення, то це враховано  в «Законі про гарантії тер- міну чинності патенту» (чинний з 20 травня  2000 р.) і заявникові гарантується 17-річний  період чинності  патенту.

За одержання патенту  й  підтримання його  чинності  потрібно

сплачувати мито.

Перейдемо  до правової охорони результатів дизайнерської діяль- ності. На с. 397 «Webster’s New World Dictionary of the American Language» зазначається, що промзразок (design) є влаштуванням (arrangement) частин,  деталей,  форми,  кольору  тощо  таким  чином, щоб продукувати повну і мистецьку  одиницю; промзразок — мис- тецький винахід. Правова  охорона промислових зразків  у США бере початок від 1842 р. На відміну від України  й багатьох інших держав, у США  відсутній  окремий  закон  щодо  промислових зразків,  і їх правова охорона здійснюється відповідно до загального патентного закону, який поширюється як на винаходи, так і на промислові зраз- ки. Промисловим зразкам  присвячені статті 171–173  «Акта про па- тенти». Ділянки,  неурегульовані федеральним законодавством, регу- люються судовою практикою. Суди змушені були виконати нелегку роботу, застосовуючи критерії «новизна»  та «неочевидність» до про- мислових  зразків.  Третій  американський критерій  патентоспромож- ності — «корисність» — у випадку  промислових зразків  замінюється критерієм «орнаментальність».

Щодо промислового зразка також потрібний  опис і формулюван-

ня домагань (claims). Щоправда,  в більшості випадків домагання формулюється простим посиланням на промзразок — «у такому виг- ляді, як його показано  на кресленні».

Якщо є відмінності в рівні техніки (prior art) між наявним  анало- гом і заявленим промзразком, то останній  визнається «новим».

Критерій  «неочевидність» щодо промзразків суди США  розумі- ли по-різному.  Одні з них застосовували його з погляду  звичайного фахівця,  а інші — звичайної  людини. Це — не одне й те ж саме. Ча- сто суди анульовували патенти  на промзразки, спираючись  на кри- терій «неочевидність», тобто вважали,  що патент видано  на очевид- ний об’єкт. Критерій  «неочевидність» для промислового зразка є його Ахіллесовою  п’ятою.


 

Критерій  «орнаментальність» у США  почали  застосовувати в

1902 р. Суди розглядають орнаментальність як певну протилежність функціональності: те, що є орнаментальним, не є функціональним, і навпаки. Орна ментальність означає, що виробу притаманна естетич- на майстерність і художня  концепція.

Запам’ятаймо: у США  промисловий зразок  має бути переваж- но орнаментальним, а не переважно  функціональним. Якщо  цієї ви- моги не дотримуються, то навіть виданий  патент можуть анулювати.

Промзразок — це поєднання функції  і зовнішнього  вигляду. Причому  поєднання не за будь-яку  ціну, а за таку, яка на ринку виявиться конкурентноспроможною.

Судова  практика,  окрім  критеріїв  «новизна»,  «неочевидність» і

«орнаментальність», застосовує  і два додаткові — «непередбачу- ваність»  і «винахідливість». Щоб  зрозуміти  непередбачуваність, по- трібно розуміти  передбачуваність. А це відбувається тоді, коли  ті ж самі елементи  або їхні еквіваленти виконують,  по суті, одну й ту ж саму роботу одним і тим же самим  способом.

У США,  як  і в Україні,  один  і той же виріб  може охоронятися

патентом  на винахід і патентом  на промисловий зразок. Наприклад, перший з названих патентів охороняє пристрій, а другий — його зовнішній вигляд. Простіше кажучи, зовнішній вигляд телевізора — промзразок, а «начинка»  телевізора  — винахід.

Багатьом  американським фахівцям не подобається патентна фор- ма охорони промзразків у її нинішньому вигляді, і вони пропонують промислові зразки  охороняти за допомогою законодавства про копі- райт. На  думку фахівців,  копірайт  можна  успішно  застосовувати до промислових зразків, що мають «сильний художній зміст», оскільки копірайт  захищає  оригінальність, а не новизну.  За  допомогою  копі- райту  можна  охороняти промзразки, які є «концептуально окреми- ми від функціональних рис відповідного  продукту».

Промзразок, який  підпадає  під копірайтну охорону, можна  вод- ночас охороняти й патентом.

У певних випадках  у США промзразки можна охороняти,  спира- ючись на законодавство з правової охорони товарних знаків. Для того, щоб промзразок сприймався публікою саме як товарний  знак, він має вказувати на джерело  походження певних  товарів  і послуг.


 

Отже, промисловий зразок має спочатку використовуватися як реальна річ, а не символ. Коли він набуде «вторинного значення»,  тоді й відповідатиме умовам для надання  йому статусу товарного  знака.

Якщо промзразок є комбінацією  кольорів  і форми й виконано  це

з іншою, ніж товарний  знак, метою, то, згідно із законодавством про товарні знаки, він не має жодних шансів на одержання правової охо- рони.  У разі  видачі  такого  патенту  знайдуться конкуренти, які  до- б’ються його скасування в судовому  порядку.

Термін  чинності  на промисловий зразок  становить  14 років  від дня його видачі.

Тепер ознайомимося з правовою охороною рослин та їхніх сортів у США.  В «Акті про патенти»  їм присвячені статті  161–164. «Акт про  патент  на рослини»  було  прийнято у США  в 1930 р. Пізніше його  кодифікували в «Акті про патенти»  у вигляді  вказаних  вище статей.

Замість критерію «корисність», до рослин застосовується критерій

«відрізняльність» (distinctness). Запроваджено також додатковий кри- терій «безстатеве»  (asexual reproduction).

Патентне  відомство  вважає,  що новою рослиною  є та, якої рані- ше не було у природі. Новий  вид має бути набагато кращим  за ана- логічні, зберігши  кращі якості материнської основи. Вегетаційне відтворення є наріжним  каменем  патенту  на рослину.  Тільки  в ре- зультаті  названого  відтворення можна переконатися в тому, що реп- родукована  рослина  є саме тією, на яку одержано  патент.

В 1970 р. Конгрес США прийняв «Акт про охорону сорту росли-

ни». Цим актом поширюється охорона  на відтворені  статевим  шля- хом і виведені  бульбами  сорти  рослин.  Сорт  має бути новим  і ста- більним, вирізнятися серед інших. До сорту критерій  «неочевидність» не застосовується.

Сертифікат на сорт рослини  дає змогу його власникові не допус-

кати інших до продажу сорту, пропозиції  до продажу, репродукуван- ня, імпорту-експорту, використання у продукуванні гібриду або відрізняльного виду рослин. Термін чинності сертифіката — 20 років (щодо дерев і винограду  — 25 років).

Фермери можуть зберігати  насіння,  одержане  з насіння,  що спо- чатку  було  придбане  з дозволу  власника  сертифіката. Вказане  на- сіння фермери  можуть використовувати для одержання нового уро- жаю. Фермери не мають права продавати  збережене  насіння з метою


 

його відтворення. Виняток з цього правила  стосується сертифікатів, виданих  до 4 квітня  1995 р., та сертифікатів, виданих  за заявками, поданими  до вказаної  дати.

У  США  на  рослину  може  бути  виданий  «патент  корисності»,

навіть, якщо ця рослина  одержала  патент на рослину  чи сертифікат на сорт рослини.

Отже, рослини  у США можуть охоронятися трьома видами охо- ронних  документів:

— патентами  на рослини;

— звичайними патентами  (патентами корисності);

— сертифікатами на сорти рослин.

Коротко  про так звані «службові  винаходи».  У США винахідник вважається первинним власником відповідних  патентних  прав. Ро- ботодавець володіє винаходом  свого найманого  працівника, якщо працівник уклав  контракт  про передачу  створюваних винаходів  ро- ботодавцеві.  У «Додатку»  до посібника  міститься  зразок  документа про передавання працівником своїх винаходів  роботодавцеві.  У пев- них випадках  роботодавець  стає власником службового  винаходу  з огляду на юридичний статус працівника, попри відсутність  спеціаль- ної  угоди  щодо  цього.  Передавання патентних  прав  працівниками своїм роботодавцям регулюються  контрактним законодавством штатів. Це досить складна  тема, цікава  й повчальна  для  України.

Переходимо до інтегральних мікросхем.  На  с. 566  книги  «The

World  Economy»,  випущеної  1998  р. американським видавництвом

«Prentice Hall», зазначається, що інтегральна  мікросхема  є транзисто- рами, поєднаними на маленькому кремнієвому чипі, які діють як напівпровідник електричного струму.

Топографії інтегральних мікросхем  охороняються у США  на

підставі «Акта про охорону напівпровідникового чипа» (1984 p.). Заз- начений  федеральний закон США,  зокрема,  містить  такі поняття:

• «Напівпровідниковий чиповий  продукт  (semiconductor  chip product) означає  кінцеву  або проміжну  форму  будь-якого  про- дукту —

/А/  що має  два чи більше  шарів  металевого,  ізоляційного або

іншим чином розміщеного  на шматочку напівпровідникового ма- теріалу  чи витравленого (вигравіруваного) або іншим чином ви- даленого з нього, відповідно до заздалегідь  визначеного  зразка; та

/В/ призначеного для виконання функцій  електронної схеми»;


 

• «Топографія  інтегральної мікросхеми  (mask work) є серіями пов’язаних  образів  (series of  related images), будь-яким чином зафіксованих або закодованих:

/А/ що мають або представляють заздалегідь  визначений три-

вимірний  зразок  металевого, ізоляційного або напівпровідни- кового матеріалу, який присутній  або видалений з шарів на- півпровідникового чипового  продукту;

/В/ в цих серіях  відношення образів  один до одного є таким, коли  кожний  образ має за зразок  поверхню  однієї з форм  на- півпровідникового чипового  продукту».

• «Топографія інтегральної мікросхеми  вважається зафіксованою

в напівпровідниковому чиповому  продукті,  коли  її втілення  в цьому продукті є достатньо стабільним  або постійним  для того, щоб уможливити цю топографію  інтегральної мікросхеми, сприйняти або відтворити з цього продукту  протягом  періоду, який  є довшим,  ніж перехідна  тривалість».

Власником топографії  є особа, яка  створила  її, або її правонас-

тупник.  Якщо  топографія створена  в рамках  службового  завдання, то власником топографії  є роботодавець.

Реєстрацію топографії  виконує  у США  Відомство  з копірайта

(Copyright Office), яке видає документ, що має назву «Сертифікат про реєстрацію».  У сертифікаті зазначається формула  охорони  (claim of protection).

Відмову Відомства  видати сертифікат можна оскаржити у відпо- відному  федеральному суді.

Термін охорони топографії  розпочинається з дня її реєстрації  або першого комерційного використання, — залежно  від того, яка дата є більш ранньою. Охорона  триває  10 років від зазначеної  вище дати. Її дія припиняється наприкінці того календарного року, в якому  за- кінчується зазначений десятилітній термін.

З огляду на те, що топографія інтегральної мікросхеми  належить

у США  до сфери  копірайта,  а не до патентної  сфери, то не заборо- няється незалежне  («без підглядання») створення й використання топографії, яка є ідентичною з топографією,  що вже існує. Головне полягає в тому, щоб топографія створювалася самостійно, тобто була оригінальною.

Власник  конкретного чипового  продукту,  виготовленого влас-

ником  топографії  або уповноваженою ним особою, може  імпорту-


 

вати продукт, дистриб’ювати його та розпоряджатися іншим чином, але  не має  права  відтворювати його  без  дозволу  власника  топог- рафії.

Безвинним  порушником вважається  особа,  яка  добропорядно

придбала  напівпровідниковий чиповий  продукт, що не мав поперед- жувального маркування.

Імпортовані товари, що порушують  цей закон, можуть затримати на митниці та знищити  за розпорядженням міністра торгівлі чи суду. Їх можуть повернути  до країни, з якої вони експортувались, якщо міністра  торгівлі  вдасться  переконати в тому, що  імпортер  не мав підстав вважати  свої дії такими,  які суперечать  закону.

У зв’язку з неправомірними діями  суди США  мають право:

• видавати  тимчасові обмежувальні ордери (temporary restraining orders);

• запроваджувати попередні (preliminary) та постійні (per manent)

заборони  (injunctions);

• відшкодовувати власникові топографії  реальні  збитки  (actual damages);

• стягувати  на користь  власника  топографії  прибутки,  одержані порушником, які не було враховано  під час розрахунку реаль- них збитків.

Позивачеві надано  право  замість  зазначеного  вище  просити  суд

про стягнення з порушника (порушників) суми штрафу  за одну то- пографію,  яка не перевищує  250 тис. доларів  США.

Суди мають право, приймаючи остаточне рішення, віддати роз- порядження про знищення чи інше відчуження напівпровідникових чипових продуктів-порушників, а також усіх засобів, за допомогою яких  їх було відтворено.

Сторону,  що програла,  можуть  зобов’язати  сплатити  всі  судові

витрати,  зокрема  помірний  адвокатський гонорар.


 

Контрольні питання

§1. Україна

1. За яких умов надається правова охорона винаходам,  корис- ним моделям,  промисловим зразкам?

2. Що може бути об’єктом винаходу, корисної  моделі, промис- лового зразка, топографії  інтегральної мікросхеми?

3. Які встановлені умови  патентоспроможності ви находу, ко- рисної моделі, промислового зразка?

4. Хто і за яких  умов має право  на одержання патенту  на ви- нахід, корисну  модель, промисловий зразок?

5. Що вважається датою подання  заявки  на одержання патенту?

6. Як відбувається експертиза заявки  на винахід, корисну  мо- дель, промисловий зразок, топографію  інтегральної мікрос- хеми?

7. Що таке тимчасова  правова охорона винаходу, корисної  мо- делі, промислового зразка?

8. Як здійснюється публікація про надання  патенту, його реє- страція  та видача?

9. Які права та обов’язки випливають з надання  патенту?

10. Чи можливе  в Україні  примусове  відчуження прав на вина- ходи, корисні  моделі, промислові зразки?

11. Які дії не визнаються порушенням прав, що випливають з патенту?

12. Як може припинятися дія патенту?

13. Чи може в Україні  патент  бути визнаний недійсним?

14. Коли  в Україні  прийнято закони  з промислової власності?

Які саме?

15. Чи буває патент на винахід, промисловий зразок чи корисну модель секретним?

16. Чи можуть бути секретними винаходи, промислові зразки  та як вони охороняються?

17. Чи має промисловий зразок формулу?

18. Як визначається обсяг правової охорони вина ходів і корис- них моделей?

19. Що таке промислова придатність?

20. Чи  може патент  перебувати  у спільній  власності  фізичних та(чи) юридичних осіб.

21. Як Ви розумієте поняття «службовий винахід» (корисна мо- дель, промисловий зразок)?


Контрольні питання

22. Чим  формальна експертиза відрізняється від експертизи за сутністю?

23. Що таке «викладка заявки» і «відкладена експертиза»?

24. Чи імпонує Вам механізм подання й розгляду  за явок на одержання правової  охорони винаходів, корисних  моделей і промислових зразків?

25. Які недоліки  в патентному законодавстві Ви помітили?

26. Чи діє правова  охорона сортів рослин?

27. Чи є кримінальна відповідальність за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності?

28. Чим  визначається обсяг прав на топографію  інтегральної схеми?

29. Яка топографія інтегральної мікросхеми  вважається оригі- нальною?

30. Хто має право на реєстрацію  топографії  інтегральної мікрос- хеми?

31. Як відбувається експертиза заявки  на реєстрацію  топографії інтегральної мікросхеми?

32. Які права  та обов’язки випливають з реєстрації  топографії інтегральної схеми?

33. Як визнається недійсною реєстрація топографії інтегральної мікросхеми?

34. Що вважається порушенням прав власника зареєстрованої топографії  інтегральної мікросхеми?

§2. США

1. Чи охороняється корисна  модель?

2. Коли  вперше було прийнято патентний закон?

3. Що дає патент його власникові?

4. Які є види  патентів?

5. Що може бути об’єктом винаходу?

6. Які критерії патентоспроможності застосовуються щодо ви- находів?

7. Що  хибить  новизну  заявки  на одержання американського патенту  з погляду  критерію  «новизна»?

8. Чи потрібно окремо клопотатися про проведення експерти- зи за сутністю заявки  після проведення формальної експер- тизи?

9. Як оскаржуються рішення  експерта  чи Патентного відом- ства у процесі проходження заявки?


 

10. Що розуміють  під «обов’язком кендора»?

11. Яка система патентування існує у США — явочна чи авторсь- ка? Чому Ви так вважаєте?

12. Як Ви розумієте  «перевидачу патенту»?

13. Що Вам відомо  про пряме  та непряме  (до поміжне) пору- шення  виняткових прав, які випливають з патенту?

14. Які стягнення накладаються на порушників па тенту?

15. Упродовж якого  терміну  діє патент?

16. Коли започаткували правову охорону промислових зразків?

17. Чи є окремий  закон щодо промислових зразків?

18.  Якими   критеріями керуються,  визначаючи патентоспро- можність  промислових зразків?

19. Як Ви розумієте  поєднання «функціональності» і «орнамен- тальності»  у промисловому зразку?

20. Чи  можна  певний  виріб  одночасно  захищати  па тентом  на винахід і патентом  на промисловий зразок?

21. Як можна  промисловий зразок  підвести  під дію законодав- ства щодо товарних  знаків?

22. Коли була запроваджена правова  охорона рос лин?

23. На яку рослину  можна одержати  патент?

24. Чи можуть фермери  продавати  без дозволу зерно, захищене сертифікатом на сорт? Кому і з якою метою?

25. Що  таке службові  винаходи  та як у (загальних рисах) діє механізм  їх правової  охорони?

26.  Чи  є  відмінності  між  поняттям «топографія інтегральної мікросхеми» у США  та в Україні?

27. Хто здійснює реєстрацію  топографії  інтегральної мікросхеми?

28. Які санкції встановлені за порушення прав власника топог- рафії інтегральної мікросхеми?


§1. Україна

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ЗНАКІВ ДЛЯ  ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ТА ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

§1. Україна

Для  кращого розуміння проблем  сьогодення  України  у зв’язку з товарними знаками  зробимо  невеликий екскурс  у минуле.

Новоторговельний статут (1667 р.) за царя Олексія Михайлови- ча передбачав охорону товарних  знаків. Указом  Сенату від 13 берез- ня 1744 р. було запроваджено фабричні  тавра й цей Указ вважається першим російським законом з товарних знаків. У 1830 р. було прий- нято «Закон  про товарні тавра». «Правила про товарні знаки»  ухва- лили  26 лютого 1896 р.

У Росії традиційно складалося так, що гарантією  для споживача був  не стільки  товарний  знак,  скільки  прізвище  купця.  Основним фоном торговельних вулиць  і площ слугували прізвища  купців, а не товарні  знаки,  як було узвичаєно  в Європі.

Російський закон  1896  р. не  мав  визначення товарного  знака.

Наводився довгий  перелік  того, що могло бути товарним  знаком.

Згідно з декретом Раднаркому від 15 серпня 1918 р. дореволюційні товарні  знаки  підлягали перереєстрації. Постанова  Вищої Ради  На- родного Господарства  (1919 р.) «Про товарні знаки державних підприємств» передбачала,  що нові товарні знаки мали лише інфор- маційний  характер.

Декрет  Раднаркому РРФСР  «Про  товарні  знаки»  від 10 листо-

пада 1922 р. повернув  приватну  власність  на 30 товарні  знаки.

Постанова  ЦВК  та Раднаркому СРСР «Про  виробничі  марки  і товарні знаки» від 7 березня  1936 р. встановлювала обов’язкове мар- кування  виробів  виробничими (фабричними) марками  й факульта- тивне (тобто необов’язкове) маркування товарними знаками.

У 1940 р. реєстрацію  товарних знаків було централізовано й покла-

дено відповідальність на Наркомат торгівлі, а в 1959 р. — на Комітет  у


 

справах  винаходів  і відкриттів.  «Основи  цивільного  законодавства

Союзу РСР і союзних республік», прийняті Верховною  Радою СРСР

8 грудня  1961 р., закріпили право  підприємств і організацій  на то- варний  знак.

Постановою Ради  Міністрів  СРСР «Про  товарні  знаки»  від  8

січня 1962 р. (№ 442)  було затверджено «Положення про товарний знак»  та зобов’язано  підприємства і організації,  які  не мали  товар- них знаків, упродовж  6 місяців забезпечити розроблення своїх то- варних  знаків.

Отже,  формальної перерви  у правовій  охороні  товарних  знаків

між дореволюційною Росією  і СРСР ніби й не було, але до 1962 р. товарний  знак  у СРСР не був у пошані.

Держкомвинаходів Ради  Міністрів  СРСР 1 травня  1974 р. зат- вердив  «Положення про товарні  знаки».

З липня  1991 р. Верховна  Рада СРСР прийняла Закон «Про то- варні знаки і знаки обслуговування», хоча через дезінтеграцію  СРСР він не набрав  чинності.

«Тимчасове положення про правову  охорону об’єктів промисло- вої власності  і раціоналізаторських пропозицій в Україні»  від 18 ве- ресня 1992 р. стосувалося й товарних  знаків. Згідно з актами, прий- нятими  відповідно  до цього положення, було передбачено  механізм надання  правової  охорони  в Україні  товарним  знакам  колишнього СРСР, продовження діловодства  за заявками, поданими  на реєстра- цію товарних  знаків  СРСР, подання  заявок  на реєстрацію  товарних знаків  України.

Ось так ми підійшли  до Закону України  «Про  охорону  прав на

знаки для товарів та послуг», який  Верховна  Рада України  прийня- ла 15 грудня  1993 р.

Отже, згідно з визначенням, яке міститься  у статті 1, знак є поз- наченням,  за яким  товари й послуги  одних осіб різняться від одно- рідних  товарів  і послуг  інших осіб. У США  визначення товарного знака  сформульовано конкретніше (слово, назва, символ, девіз або їх комбінація). Українське формулювання відкриває більший простір для маневру, даючи змогу використовувати як товарні зна- ки найрізноманітніші позначення. Зокрема, у пункті 1.4 «Правил складання, подання  та розгляду  заявки  на видачу свідоцтва  Украї- ни на знак  для  товарів  і послуг»,  затверджених наказом  Держпа- тенту України  28 липня  1995 р. № 116 (в редакції наказу  № 72 від


 

20 серпня 1997 р.), зазначалося, що об’єктами правової  охорони можуть  бути такі знаки:

• словесні, у вигляді  слів або сполучення літер;

• зображувальні, у формі  графічних  композицій на площині;

• об’ємні, у вигляді  фігур або їх тривимірних композицій;

• комбінації вищеназваних позначень.

Такі знаки можна виконувати в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.  У пункті 1.4 також зазначалося, що знак може бути звуко- вим, світловим,  а також кольором  або поєднанням кольорів  тощо.

Названі  знаки реєструються Держдепартаментом інтелектуальної

власності  (Установою) за наявності  технічної  можливості внесення їх до реєстру  й доведення  до загальної  відомості  про їх реєстрацію.

В Україні  знак  не може бути антигуманним і аморальним. Цитований пункт 1.4 дещо різниться від статті 5 Закону. У ньому

йдеться про те, що позначення можуть виконуватися в кольорі чи поєднанні  кольорів,  але не мовиться  про те, що колір  може бути то- варним знаком. Надання статусу товарного знака кольору — дуже ризикована справа. Кількість  кольорів у природі не є безмежною. Для порівняння зазначимо,  що у США Патентне  відомство й суди надзви- чайно обережно ставляться до роздавання кольорів як товарних знаків.

У Законі від 15 грудня  1993 р. немає вимоги про те, щоб товар- ний знак використовувався в комерційній діяльності  до подання заявки  на його реєстрацію.

Щодо  товарних  знаків  і знаків  обслуговування в Україні  перед- бачена формальна та кваліфікаційна експертиза.

У США порядок  жорсткіший, навіть, з урахуванням лібералізації, яка  відбулася  в 1983  р. (див. §2 цієї лекції).  У них  товарний  знак слугує не для декорації,  а є постійним  бойовим  прапором,  під яким товари  прориваються на ринок.

Товарний знак в Україні  упродовж  його дії може не використову-

ватися  власником,  проте права на нього не будуть втрачені  протягом

3 років. США жорсткіше  регулюють і цей аспект. Два роки невикори- стання  — і права на товарний  знак там втрачаються автоматично,  а не згідно з рішенням  суду, як в Україні.

Пункт  1 статті  16 українського Закону є недоречним.  Там  зафік-

совано: «Права, що виникають із свідоцтва, діють від дати подання  за- явки». В Україні, як державі континентальної системи права, реєстрація товарного знака породжує права на нього. Про реєстрацію  оголошують


 

публічно в офіційному бюлетені Установи. Про подання  заявки  ніхто, окрім заявника й Установи,  не знає. Тому в правовій  державі приват- на монополія (а саме такою є власність  на товарний  знак) не може розпочати  діяти  до того, як суспільство про неї дізнається.

В українському Законі, на відміну від «Тимчасового положення»

від 18 вересня  1992 р. та союзного Закону від 3 липня  1991 р., немає такого поняття,  як «колективний знак» (яке, до речі, міститься  в законодавстві США). Але пункт 5 статті 5 Закону України  фактич- но дозволяє видачу  колективного знака.

Промислові зразки, як ми вже знаємо з попередньої  лекції, бува-

ють площинними та об’ємними. Те, що є об’єктом промислового зразка, може часто бути і об’єктом товарного  знака. Власник  відпов- ідного  промзразка може  зареєструвати його ж і як  товарний  знак. Але в Україні забороняється реєструвати як товарний  знак чужий промисловий зразок. Щоправда,  в українському законі нічого не го- вориться  про те, чи застосовується ця заборона після припинення чинності  патенту  на відповідний промисловий зразок.

У вітчизняному законі  зазначається, що не можна  реєструвати

як знаки позначення, які є тотожними або схожими  настільки,  що їх можна  сплутати  з:

— фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні  й належать іншим особам, котрі одержали  право на них до дати подання до Установи  заявки  щодо однорідних  то варів і послуг;

— найменуваннями місць походження,  крім випадків, коли їх вве- ли до знака як елементи, що не охороняють ся, і зареєструва- ли на ім’я осіб, які мають право  використовувати такі найме- нування;

— сертифікаційними знаками,  зареєстрованими у встановленому

порядку.

Зазначимо, що останні два абзаци нашим парламентом були сфор- мульовані,  як кажуть,  «на виріст», бо Закон  України  «Про охорону прав на зазначення походження товарів»  було прийнято через п’ять з половиною  років, а законодавство про геральдику й сертифікаційні знаки  відсутнє  до цих пір.

Що  ж стосується сертифікаційних знаків,  то тут доречно  зазна- чити таке. У США не всі вони перебувають у віданні державних відомств, бо є і приватні сертифікаційні фірми. Але всі сертифікаційні марки  реєструються відповідно  до законодавства про товарні знаки.


 

Це логічно  й доцільно.  Рано  чи пізно такий  механізм  змушена  буде запровадити й Україна.

Слід  звернути  увагу на те, що законодавство про товарні  знаки як  України,  так  і США  не оперує  стосовно  товарного  знака  таким критерієм,  як «новизна».  Цей критерій  товарному знакові, на відміну від винаходу, корисної  моделі та промислового зразка, не потрібний. Товарному знакові  необхідна  розпізнаваність.

У статті 19 сформульована можливість визнання знака повністю або частково  недійсним  у разі:

• невідповідності зареєстрованого знака  умовам  надання  право-

вої охорони;

• наявності  у свідоцтві  елементів  зображення знака  й переліку товарів  і послуг, яких  не було в поданій  заяві.

Після  припинення дії свідоцтва  тільки  його власник  може впро- довж трьох років поновити  реєстрацію  відповідного  знака. Через три роки таке право  надається  будь-якій особі.

Для  реєстрації  знака  в іноземній  державі  попередній  дозвіл  Ус-

танови не вимагається. Це пов’язано з тим, що за своєю сутністю товарний  знак не може бути чимось секретним  (на відміну від вина- ходу, промислового зразка  й корисної  моделі). Знак —  це символ, він не містить  технічної  суті.

Закон від 15 грудня  1993 р. передбачає  лише  цивільно-правову

відповідальність за  порушення прав  власника  свідоцтва  на товар- ний  знак.  Кримінальна відповідальність за порушення законодав- ства у сфері товарних  знаків в Україні  була встановлена Криміналь- ним кодексом від 5 квітня 2001 р. Нині стаття 229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового  найменування, кваліфікованого зазначення походження товару»  в ньому сформу- льована  так:

«1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмово-

го найменування, кваліфікованого зазначення походження товару або інше порушення права  на ці об’єкти, якщо  це завдало  матеріальної шкоди  у великому  розмірі, —

караються  штрафом  від двохсот до тисячі неоподаткованих міні-

мумів доходів громадян  або виправними роботами  на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної  продукції  та знарядь  і матеріалів,  які спеціально  викори- стовувались для  її виготовлення.


 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або завдали  матеріальної шкоди в особливо великому  розмірі, —

караються  штрафом від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів  доходів  громадян  або виправними роботами  на строк  до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією відповідної  продукції  та знарядь  і матеріалів,  які спец- іально  використовувались для  її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами  першою або другою цієї статті, вчи- нені  службовою  особою  з використанням службового   становища щодо підлеглої  особи, —

караються  штрафом  від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів  доходів громадян  або арештом  на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати  певні посади або займатися певною діяльністю  на строк до трьох років».

Примітка.  Матеріальна шкода  вважається завданою  у великому  розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподаткова- ний мінімум доходів громадян,  а завданою  в особливо  велико- му розмірі — якщо її розмір у тисячу  і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В Україні  є і адміністративна відповідальність.

Частиною  першою статті 1643  «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України  про адміністративні правопорушення встановлено:

«Неправомірне копіювання форми, упаковки,  зовнішнього  офор- млення, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншо- го підприємця, самовільне  використання його імені, –

тягне накладення штрафу  розміром від тридцяти до сорока чоти- рьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини чи без такої».

У США, на відміну від України,  набагато  жорсткіше  ставляться до порушників.

Вище йшлося  про найцікавіші й найгостріші  аспекти  першого  в історії України закону про правову охорону товарних знаків. Споді- ваємося,  що не лише викладачі,  але і студенти  ретельно  самостійно опрацюють  весь текст Закону від 15 грудня  1993 р. (з подальшими змінами  й доповненнями), врахувавши зроблені  вище зауваження.


 

Далі коротко  зупинимося на Законі  України  «Про  охорону  прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. (№ 752-XIV).

Зазначення походження товарів  поділяються на прості та квалі- фіковані.  Закон оперує, зокрема,  такими  поняттями:

«Просте  зазначення походження товару  — будь-яке  словесне  чи

зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує  на географічне  місце походження товару».

«Кваліфіковане зазначення походження товару — термін, що охоп- лює (об’єднує)  такі терміни:

— назва місця  походження товару;

— географічне  зазначення походження товару».

«Назва  місця походження товару — назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить  із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно  або голов- ним чином  зумовлені  характерними для  даного географічного місця природними умовами  або поєднанням цих природних умов з харак- терним для даного географічного  місця людським  фактором».

«Географічне  зазначення походження товару — назва  географі-

чного місця, яка вживається як позначення у назві  товару, що по- ходить із цього географічного місця  та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному  зумовлені  характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних  умов і людського  фак- тора».

«Географічне  місце — будь-який географічний об’єкт із офіційно

визначеними межами, зокрема, країна, регіон як частина  країни, на- селений  пункт,  місцевість  тощо».

«Видова назва товару — застосовувана в назві товару назва геогра-

фічного  місця,  в якому  спочатку  цей  товар  вироблявся, яка  згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно  до конкретного місця  його походження».

Слід додати, що Міністерство освіти і науки України  своїм наказом від 12 грудня  2000  р. (№ 583) затвердило «Положення про перелік видових назв товарів». (Із зазначеним документом  читач може ознайо- митися,  наприклад, в «Офіційному віснику  України»,  2000 p., № 4).

На  реєстрацію  кваліфікованого  зазначення походження товару

заявник подає Установі  заявку.  Вона повинна  стосуватися лише од- ного зазначення походження товару.


 

Пунктом  5 статті  11 встановлено:

«У ході експертизи заявки  на реєстрацію  кваліфікованого зазна- чення  походження товару  здійснюється перевірка  цього зазначення стосовно  видових  назв, занесених  до переліку  видових  назв товарів.

Перелік  видових  назв товарів формується Установою  на підставі

Положення про Перелік  Видових  назв товарів, затвердженого Кабі- нетом Міністрів  України.

Якщо заявлена на реєстрацію  назва місця походження товару або заявлене  на реєстрацію  географічне  зазначення походження товару міститься  у Переліку  видових  назв товарів, то заявнику надсилаєть- ся рішення  про відмову  у реєстрації».

Про заявку,  яка відповідає  встановленим вимогам, Установа  пуб-

лікує відомості у своєму офіційному бюлетені. Після  такої публікації будь-яка  особа може у встановленому порядку  ознайомитися з мате- ріалами  заявки  та подати впродовж  шести місяців від дати публікації за перечення проти реєстрації. Заявникові надається можливість відпо- вісти на заперечення. Заявник та особа, яка подала  заперечення, ма- ють право  брати  участь  у розгляді  його. Якщо  заперечення відсутнє або визнається не обґрунтованим, то Установа  приймає  рішення  про реєстрацію  цього кваліфікованого зазначення походження товару  та- (або) права на використання даного зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару й повідомляє про це заявника.

Документ  про реєстрацію  права на використання кваліфіковано-

го зазначення походження товару називається свідоцтвом. Воно діє протягом 10 років від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва по- довжується Установою  на наступні  10 років на підставі заяви, пода- ної власником свідоцтва,  впродовж  останнього  року дії свідоцтва.

Права,  що випливають із реєстрації  кваліфікованого зазначення

походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару не обмежує  прав інших осіб на реєстрацію  їхніх прав на його використання.

Звернімо увагу  на ту обставину,  що використання кваліфікова-

ного зазначення походження товару не дає права власникові свідоц- тва видавати ліцензію. Цим кваліфіковане зазначення походження товару різниться від винаходу,  корисної  моделі, промислового зраз- ка, знака  для  товарів  і послуг, топографічної інтегральної мікросхе-


 

ми. На  використання цих об’єктів можуть  видаватися ліцензії  (про це йтиметься в другому  розділі  даного посібника).

У нашому  ж випадку  власник  свідоцтва  має лише право:

1) використовувати зареєстроване кваліфіковане за значення  по- ходження  товару;

2) вживати  заходи щодо заборони  неправомірного використання кваліфікованого зазначення походження то вару особами, які не мають на це права;

3) вимагати  від осіб, які порушили його права, припинення цих порушень  і відшкодування матеріальної та моральної  шкоди у вста- новленому  законом  порядку.

У США  немає  спеціального закону  про охорону  зазначення по- ходження  товару. Така  охорона  відбувається на підставі  законодав- ства про товарні  знаки.

Отже, переходимо  до правової  охорони товарних  знаків у США.

§2.  США

Основу правової охорони товарних знаків у США становить  зако- нодавство  штатів. А воно представлене не лише статутним,  але і пре- цедентним (case law) та загальним  правом (common law). Серед амери- канських  правників поширена  думка  про  те, що «Акт  про  товарні знаки» 1946 р. (відомий як «Акт Ленхема») за своєю сутністю є пере- важно  процедурним документом,  який  регулює  питання  реєстрації знаків на федеральному рівні. Є й інші думки, згідно з якими  цей акт розглядається як закон, що містить  і норми матеріального права.

Товарні знаки й фірмові найменування вважаються власністю, але

досить своєрідною. Її передача підлягає певним обмеженням.  Товарні знаки й фірмові  найменування розглядаються як інструмент,  що дає змогу попередити  введення  споживачів  в оману щодо джерела  про- понованих  їм товарів.

У широкому  розумінні  товарний  знак у США позначає  сферу не- добросовісної  конкуренції з огляду на те, що в недалекому  історично- му минулому  вона практично  винятково становила  собою непорядні дії стосовно  використання чужої репутації.  У вузькому  розумінні  то- варний  знак  є правовим  символом,  який  різниться від символів,  що не мають жодного правового  значення.  Наприклад, можна на аркуші


 

паперу намалювати метелика.  Якщо  цим зображенням не маркувати певні  товари,  які  продаються,  то малюнок  метелика  буде не більше, ніж малюнком.  Товарний знак є символом  і має правове значення. Звичайний малюнок  жодного правового  значення  не має.

Згідно з «Актом Ленхема»  фірмове  найменування є найменуван-

ням, яке використовує особа для ідентифікації свого бізнесу або професії.  Слід  запам’ятати  дуже важливу  річ: товарний  знак  вказує на джерело походження товару або послуги, а фірмове  найменуван- ня — на джерело ділової діяльності.  Фірму  без назви не можна уяви- ти, як людину не можна уявити без прізвища  та імені. Саме під фірмо- вим найменуванням відповідний суб’єкт виступає  у суді як позивач і  відповідач.

Американський законодавець розуміє  товарний  знак  таким  чи-

ном: «Поняття товарний  знак (trademark) включає  будь-яке  слово (word), назву (пате), символ  (symbol), девіз (device) або їх комбіна- цію, які використовуються особою або які особа має добропорядні наміри  (bona fide) використовувати в комерції  та подає  заявку  на реєстрацію  в «Основному реєстрі», встановленому цим законом  для ідентифікації і виокремлення її товарів, включаючи  унікальний про- дукт (unique product), від виготовлених або проданих  іншими особа- ми, і для  зазначення джерела  цих  товарів,  навіть,  якщо  це джерело невідоме»1.

Знаки обслуговування ідентифікують не товари, а послуги. У США

багато різноманітних ресторанів, але саме в ресторанах «Мак До- нальдс» обслуговують  відвідувачів  не так, як в інших підприємствах громадського  харчування.

У США є також сертифікаційні марки, які використовуються для сертифікації регіонального чи іншого походження, матеріалу, спосо- бу виготовлення, якості, точності  та інших  характеристик.

Запам’ятаймо: сертифікаційна марка використовується особою, яка не є її власником.  Відповідний власник  не може застосовувати її для  сертифікації тих товарів, які він сам виробляє. Чому?  Тому що будуть зловживання. Для того, аби сертифікаційна марка виконува- ла свої функції, необхідно, щоб вона сертифікувала чужу продукцію.

1 15  U.S.C.  §1127.  Selected  Intellectual Property and  Unfair  Competition

Statutes, Regulations and Traeties.  St. Paul,  1995. P. 34–35.


 

Марка «Good Housekeeping» засвідчує якість товарів побутового використання, а марка «Roquefort» — регіональне  походження сиру.

Колективні марки  застосовуються для  ідентифікації членства  в певному  колективі чи організації.  Від сертифікаційних марок  вони різняться тим, що організації-власниці можуть використовувати ко- лективні  марки  для зазначеної  мети.

Нині  у США  щодо товарного  знака діє такий  принцип: споживач, глянувши на товарний  знак, робить  висновок,  що маркований знаком продукт походить з того ж джерела, що й інші товари з цим же знаком. Таке джерело може бути анонімним.  Споживачеві може бути абсолют- но байдуже, хто виготовляє товари,  які він купує,  під певним  знаком. Споживача цікавить, аби товари під цим знаком були однакової якості, незалежно  від того, де вони придбані — у Каліфорнії чи у Флориді.

Під  винятковим правом  на  фірмове  найменування мається  на

увазі саме найменування, відоме на ринку. Якщо така інформація відсутня,  то інші особи можуть використовувати ідентичні  наймену- вання  як свої фірмові.

З огляду  на англосаксонську систему  права,  за якої  звичай  вва- жається  одним  з її джерел,  неважко  зрозуміти  таке: власність  на то- варний  знак  (знак обслуговування, фірмове  найменування) пород- жується  його використанням. Якщо він не використовується, то споживач  просто не в змозі ідентифікувати його з відповідними дже- релами походження. Право на товарний  знак випливає з використан- ня знака, а не просто з його наявності. В Україні, у зв’язку з континен- тальною системою її права, реєстрація знака має конститутивне значення.  Цим  ми різнимося від США. Один  з американських судів якось дійшов висновку, що той, хто не використовує знак, не може володіти ним. Але «Акт щодо перегляду законодавства з товарних знаків»,  який  набрав  чинності  16 листопада  1983 р., вперше  в історії США  дозволив  реєстрацію  знака,  який  ще не використовується, за умови, що у заявника є добропорядні наміри застосовувати знак у міжштатній торгівлі. Заявник у цьому разі має розпочати  використання товарного знака не пізніше, ніж через півроку після подання  заявки  на реєстрацію відповідного знака. Якщо в заявника знайдуться вагомі при- чини не вкластися у вказаний термін, то йому за його заявами  в цілому може надаватися термін у 2 роки від дати подання  заявки  до початку використання знака. Визначення товарного знака, наведене на початку цього розділу, враховує  зазначену  модифікацію законодавства.


 

Слід зазначити й таку важливу  обставину.  Згідно  з нормами  за- гального  права  (common law) просто  факту  використання знака  за- мало для виникнення власності  на нього. Необхідно,  щоб особа при- своїла  собі цей знак  і використовувала його саме як товарний  знак та мала намір і надалі його використовувати саме як товарний  знак. Лише  використання на ринку  генерує  власність  на знак.

Американське законодавство та практика  його застосування ши-

роко використовують поняття «вторинне  значення» (secondary meaning) щодо товарного знака (фірмового найменування). Воно означає, що первинне  значення  знака й фірмового  найменування вже не є описовим,  а є джерелом  вказівки  товару чи послуги або ділової активності  (бізнесу). Так словесний  знак «Кленовий лист», який використовується для позначень, наприклад, джерела вершкового масла, покупці сприймають саме як товарний  знак, а не як кленовий лист  у прямому  розумінні.

У нас в Україні  водночас  не можуть  застосовуватися два іден-

тичні знаки, а у США  це трапляється.

Може виникнути ситуація, за якої особа «А» першою використа- ла знак «Б» на ринку «В», але водночас другою використала «Б» на ринку «Г». А особа «Д» використала на ринку «Г» знак «Б» першою.

«Акт Ленхема»  дозволяє конкурентне використання знака  та «реє- страцію, яка збігається» за умови, що це не викликає плутанини, по- милки й не вводить споживачів в оману. Як правило, таке рішення керівник  Патентного  відомства  не поспішає приймати,  а чекає відпо- відної  постанови  суду.

Власність на товарний  знак реалізується його передаванням. Згідно з «Актом  Ленхема»  передавання має фіксуватися письмово. Але за загальним  правом (common law) передавання вважається чин- ним і в усній формі.

Втрата  права  на товарний  знак  відбувається тоді, коли  товарний

знак втрачає  функції,  які згадувалися вище. Якщо  позначення товар- ного знака перетворюється в назву виду, то це вже не товарний  знак. Як же дізнаються,  коли певне позначення є товарним  знаком, а коли воно  вже перетворилося в назву  виду?  Досить  просто. Якщо  позна- чення  вказує  на джерело  походження товару  чи  послуги,  то маємо справу  саме з вторинним значенням.  Говорячи  «Мак  Дональдс»,  ми зразу ж уявляємо який  комплекс  послуг на нас чекає у цих рестора- нах, розташованих у всіх куточках  планети  від Нью-Йорка до Києва.


 

Якщо  позначення вказує  не на джерело  походження, а на про- дукт, то це і є видовим позначенням. Коли ми говорячи  «термос», розуміємо  під цим словом вакуумну колбу з подвійними стінками, вміщену  в металевий  або пластмасовий футляр,  то тут вже про то- варний знак і не йдеться. Товарний знак став назвою товару. В такій ситуації  не позаздриш,  наприклад,  власникові товарного  знака «тер- мос». Знак втратив  своє вирізняльне значення  — посилання на дже- рело походження товару. Отже, гроші, витрачені  на реєстрацію  (пе- ререєстрацію) знака підтримання його чинності, виявилися марними. Відповідних  реальних прикладів відомо багато («примус», «вазелін»,

«аспірин»  тощо).

Чого слід дотримуватися, аби у США товарний  знак не перетво- рився в назву виду? Передусім необхідно, щоб товар, який випус- кається  та реалізується під певним товарним  знаком, мав ще й свою власну  назву, якою  охоче користуються споживачі.  Наприклад, ви- мовляючи  «Зінгер», споживач  уявляє не швейну машинку  як таку, а те, що швейні машинки  походять  з джерела  виготовлення чи з дже- рела збуту, позначених  знаком  «Зінгер». Нагадаємо ще раз — згідно з американськими поняттями товарний  знак  не повинен  вказувати на те, що він представляє джерело  виготовлення чи джерело  збуту. Для споживача товарний знак уособлює джерело товарів однакової якості  (детальніше про це йтиметься в лекції,  присвяченій ліцензу- ванню товарних  знаків).

Законодавство США допускає відмову від товарного знака. Відмо-

витися можна за допомогою публічного оголошення. Відмова може виконуватися і шляхом  немаркування знаком відповідних  продуктів чи  епізодичного   маркування лише  частини  продуктів.  Необхідно також мати намір не використовувати знак у майбутньому. Згідно з

«Актом Ленхема», невикористання знака впродовж двох років поспіль

є достатнім  свідченням  відмови  від нього.

Перетворення знака у видову назву й відмова від знака є підста- вами для  відміни  реєстрації.  У США  реєстрація знака  не породжує права власності  на нього, але надає заявникові певні  переваги.  Реє- страція розглядається як один з важливих способів повідомлення публіки  про претендування на право власності  на знак.

На  федеральному рівні  реєстрація відбувається в «Основному»

та «Додатковому» реєстрах.  Останній був запроваджений для  того, щоб  створити  можливість позначенню,  яке  ще  не  набуло  статусу


 

«вторинного значення»,  бути зареєстрованим у тих країнах, законо- давство котрих передбачає обов’язковість першопочаткової національ- ної реєстрації  знаків.

Окрім  названих  двох реєстрів,  Патентне  відомство  США  розро-

било ще три реєстри позначень: знаків обслуговування, колективних знаків  і сертифікаційних марок  (знаків).

Знак має розташовуватися на товарах  або контейнерах (упаков- ках) чи на табличках  і ярликах,  які прикріплюються до товарів  або до контейнерів, в яких  вони зберігаються.

У США  не підлягають  реєстрації  позначення, які:

— вводять  в оману, є аморальними і скандальними;

— фальшиво вказують  на зв’язок з іншою особою, закладом, віру- ванням,  національним символом;

— є гербами, прапорами та іншими  знаками  структур  влади;

— є прізвищами, підписами,  портретами живих  людей;

— є описовими чи неправдиво описовими й не мають «вторин- ного значення»;

— здатні викликати помилку  та плутанину і ввести в оману щодо іншого знака.

В «Акті Ленхема» під «живими  людьми» розуміють не всіх смер-

тних, а лише тих, кого добре знає громадськість.  У США позначення описового  характеру  не реєструються як товарні знаки до того часу, поки вони  не набудуть  статусу  «вторинного значення».

Федеральна реєстрація має такі переваги: по-перше, реєстрація розглядається як «конструктивне повідомлення публіки  про знак»; по-друге, вона вважається свідченням  дії знака; по-третє, спираючись на реєстрацію  можна добитися заборони в США імпорту контрафакт- них товарів; по-четверте,  реєстрація дозволяє знакові  досягти стату- су «безспірного» (incontestable).

Безспірність товарного  знака означає,  що після 5 років викорис-

тання  знака  його реєстрацію  можна  відмінити  лише спираючись  на дуже  обмежене  коло  підстав.  Фахівці вважають  цю норму  серйоз- ним  відступом  від принципів «загального  права».  Відмінити  реєст- рацію в разі безспірного товарного знака можна, наприклад,  тоді, коли він перетворився у видову  назву.

Недобросовісну конкуренцію аж  ніяк  не можна  уявити  без  дій

навколо товарного знака. Його імітують, підробляють тощо. Схожі позначення навмисне, а то й ненавмисне  вводять  споживачів в оману.


 

Під  час визначення  можливостей введення  товарним  знаком  в оману найважливішим критерієм є цілісне враження,  яке він справ- ляє  на споживача.  Знак  не можна  сприймати частинами,  його слід сприймати лише  в цілому.

Фальшивість, неправдивість, здатність  вводити  в оману й заплу-

тувати  перевіряється реакцією  споживачів.

На думку американських судів, можливість плутанини залежить  від:

• сили знака;

• схожості  контрафактного позначення і знака;

• взаємозв’язку між контрафактними товарами й товарами  із за- конним  знаком;

• схожості  джерел  роздрібного  продажу;

• сутності  реклами  й каналів  торгівлі;

• намірів  відповідача  (якого позивач  вважає  порушником). Використання спірного позначення, яке протягом  тривалого  часу

не викликало серед споживачів  плутанини стосовно  товарного  зна-

ка, вважається як таке, що не може ввести  в оману.

Порушником-підбурювачем вважається та особа, яка змушує тре- тю особу порушити  товарний  знак.

Використання товарного знака конкурента в рекламі, що правди-

во відображає  порівнювані характеристики товарів, є у США досить поширеним явищем  і не вважається порушенням виняткових прав власника  товарного  знака.  Використання чужого товарного  знака  у порівняльній рекламі забороняється тоді, коли таке порівняння може ввести споживачів в оману щодо джерела, ідентичності  або спонсор- ства продукту  рекламодавця.

Посилання на чужий  товарний  знак  вважається правомірним з метою фактологічної чи історичної  інформації.  Тобто щодо товарно- го, знака законодавство США передбачає  можливість його добропо- рядного  використання в певних  випадках.

«Акт Ленхема» передбачає  відповідальність за неправдиво вказа- не джерело  походження товарів  і послуг.

Оскільки згаданий Акт за своєю початковою  сутністю був цивіль- но-правовим, то Конгрес США в 1984 р. прийняв закон, який допов- нив «Акт Ленхема»  положеннями про кримінальну відповідальність за контрафакцію товарного  знака.

Отже,  за порушення прав, що випливають з товарного  знака,  в

США  встановлена така  відповідальність.


 

Власникові знака, виняткові права якого були порушені, згідно з рішенням  суду можуть бути відшкодовані збитки. У певних випадках  — у потрійному  розмірі. З порушника також можуть бути стягнені  при- бутки, одержані ним у результаті  протиправного використання чужо- го знака. Позивачеві, що виграв  справу, відшкодовують також судові витрати. Згідно з рішенням  суду знищують  ярлики,  позначення, упа- ковку тощо, на яких міститься  контрафактний товарний  знак.

За зловмисне використання контрафактного товарного  знака  на

фізичну  особу може накладатися штраф  розміром  до 2 млн доларів. Їй також загрожує  ув’язнення терміном до 10 років. Покарання мож- ливе у формі як штрафу, так і ув’язнення.  Стосовно  юридичних  осіб розмір штрафу  становить  до 5 млн доларів. Якщо особа вже притя- галася за це до кримінальної відповідальності, то розмір штрафу  для фізичної особи становитиме до 5 млн доларів, а термін її ув’язнення —

20 років. Особа може водночас бути покараною  штрафом  і ув’язнен- ням. За повторне  правопорушення на юридичну особу накладається штраф  у розмірі  до 15 млн доларів.

На закінчення коротко  про два явища, які є у США, але поки що не привернули увагу українських законодавців.

Законодавство США  з товарних  знаків  охороняє  і trade  dress

(«торговельне вбрання»). Це колір, кольорова  комбінація,  упаковка, нефункціональна форма  товару,  а також  його інше «вбрання».  То- варні знаки  можуть бути частиною  trade dress і навпаки,  trade dress можуть повністю складатися з товарного знака. Наприклад, форма пляшки  «Кока-коли» — це одночасно  і товарний  знак, і trade dress.

Американське законодавство під trade dress розуміє сукупність елементів, у які «одягається» продукт або послуга. Елементи  комбіну- ються таким чином, щоб у покупця  створилося цілісне візуальне  вра- ження  про джерело  походження товару або послуги. Trade dress нині не обмежується упаковкою, а може охоплювати  прийоми  маркетингу (наприклад, оформлення торговельного приміщення) та реклами.

Іншим,  поки що невідомим  нашим  законодавцям явищем,  є ди$

люція. Це використання чужого товарного знака для маркування ним тих товарів,  які не позначаються його законним  власником.  Дилю- ція послаблює  розрізнювальну здатність і унікальність товарного знака. З нею у США борються  як на рівні штатів, так і на федераль- ному рівні, і до цієї проблеми  рано чи пізно змушені  будуть зверну- тися  й українські  законодавці.


 

§1. Україна


 

Контрольні питання


1. Чи існувала  охорона товарних  знаків у дореволюційній Росії?

2. Які правові документи  з охорони  товарних  знаків у колиш- ньому СРСР Ви знаєте?

3. Які нормативні документи щодо знаків для то варів і послуг в Україні  Вам відомі?

4. Що вважається товарним  знаком  в Україні?

5. Чи може в Україні  знак бути світловим?

6. Чи обов’язково в Україні  використання товарного знака має передувати  його реєстрації?

7. Яке Ваше ставлення до пункту  1 статті 16 Закону України від 15 грудня  1993 р.? Аргументуйте свою позицію.

8. Що породжує  в Україні  право на знак  — використання чи реєстрація? Чому Ви так вважаєте?

9. Чи є в Україні  колективний знак?

10. Чи можуть  збігатися  об’єкти промислового зразка  й товар- ного знака?

11. Що Ви чули про законодавче регулювання в Україні  фірмо- вих найменувань, зазначень місць по ходження й сертифіка- ційних знаків?

12. Чому щодо товарних  знаків не застосовується критерій  «но- визна»?

13. Чи чули Ви про випадки, коли знак перетворюється в за- гальновживане позначення товарів  і послуг?

14. Чи бере участь Держпатент інтелектуальної власності у про- цесі подання  заявок  для реєстрації  знаків  за кордоном?

15. Яка  в Україні  передбачена  відповідальність за порушення прав, що випливають з реєстрації  знаків  для  товарів  і по- слуг?

16. Який  строк дії свідоцтва  на знак для товарів і по слуг в Ук- раїні?

17. Чим  визначається в Україні  обсяг правової  охорони  знаків для товарів  і послуг?

18. Які позначення не можуть отримати  в Україні  правову охо- рону як знаки  для товарів  і послуг?

19. Які документи  містить заявка  на одержання свідоцтва на знак

для товарів  і послуг в Україні?

20. Що є датою подання заявки  на одержання свідоцтва на знак?

21. Як відбувається в Україні  експертиза заявки?


Лекція  ІI

22. Які права та обов’язки випливають із свідоцтва  на знак для товарів  і послуг?

23. Що  Вам відомо  про механізм  припинення дії свідоцтва  та визнання його недійсним  в Україні?

24. Що таке «право  повторної  реєстрації» в Україні?

25. Які суперечки  стосовно  знаків  для товарів  і по слуг розв’я- зуються  в Україні  в судовому  порядку?

26. Чим просте зазначення походження товарів різниться від ква- ліфікованого?

27. Що охоплює  поняття «географічне зазначення походження товару»?

28. Яким умовам для одержання охорони має відповідати назва місця походження товару?

29. Яке географічне  зазначення походження товару  може пре- тендувати  на одержання правової охорони?

30. Які підстави встановлені для відмови в наданні правової охо- рони кваліфікованому зазначенню походження товару?

31. Як відбувається експертиза й реєстрація кваліфікованого заз- начення  походження товару та(або) права на використання зазначення походження товару?

32. Які права і обов’язки випливають з реєстрації  кваліфікова- ного зазначення походження товару  та(або) права  на його використання?

§2. США

1. Коли  було прийнято у США  «Акт Ленхема»?

2. Що  таке  широке  та  вузьке  розуміння товарного  знака  у

США?

3. Чим  різняться між собою фірмове  найменування й товар- ний знак?

4. Як розуміє  товарний знак «Акт Ленхема»  в останній  його редакції?

5. Що таке знак обслуговування, сертифікаційний знак (мар- ка), колективний знак?

6. Як Ви розумієте  те, що джерело  походження то варів, мар- кованих  товарним  знаком, може бути анонімним?

7. Чи можна у США подавати  заявку  на федеральну реєстра-

цію знака, який  ще не використовується?

8. Як Ви розумієте  принцип «прийняття й використання» сто- совно товарного  знака  у США?


 

9. Що таке «вторинне значення» товарного знака та яке це має значення у процесі його правової охорони?

10. Чи можуть у США на федеральному рівні існувати два іден- тичні товарні знаки?

11. Коли у США може бути втрачено  право на товарний знак?

12. Що таке trade dress? Як Ви розумієте  дилюцію?

13. Як розрізняють у США товарний знак і видове позначення?

14. Як Ви думаєте,  яких  заходів  треба вживати,  щоб товарний знак не перетворився у видове поняття?

15. Що таке відмова від товарного  знака та як вона відбуваєть- ся у США?

16. Чи  породжує  у США  реєстрація знака  права  власності  на нього?

17. Що таке у США  «Основний» і «Додатковий» реєстри?

18. Які позначення не реєструються у США  як товарні  знаки?

19. Які переваги  надає федеральна реєстрація знаків?

20. Що таке «безспірність» товарного  знака  у США?

21. Які фактори впливають на здатність позначення ввести спо- живачів  в оману та викликати плутанину?

22. Чи можливе  у США добропорядне використання чужого то- варного знака  третіми  особами?  Як саме?

23. Яка відповідальність передбачена  у США за по рушення  за-

конодавства про товарні  знаки?


 

Лекція  ІI

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО Й СУМІЖНІ ПРАВА

§1. Україна

Власної  системи  охорони  авторського  права  Україна  в історич- ному минулому  не мала. Якщо простежити історію вітчизняного пра- вового регулювання в даній сфері,  то слід згадати  нормативно-пра- вовий  акт  Російської імперії  від 20 березня  1911  р., що мав  назву

«Положення про авторське  право». Зазначене положення запозичи- ло накопичений Європою  досвід з правової охорони авторських прав. Фахівці відзначають,  що «міцність» охорони авторських прав у Росії поступалася європейській. Після  революції  1917 р. концепція націо- налізації була поширена й на інтелектуальну сферу. Радянське ав- торське право містило норму про можливість примусового викупу державою  авторського  права. Автори позбавлялися права давати  чи не давати дозвіл на публічне виконання їхніх творів, у тому числі за допомогою технічних засобів (кіно, радіо, телебачення тощо). Цивіль- ний кодекс УРСР від 18 липня  1963 р. не передбачав охорони суміж- них прав. У цьому Кодексі авторському праву було відведено розділ IV. Він охоплював  статті  472–513.

31 травня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла «Основи  цивіль- ного законодавства Союзу РСР і республік».  Вони розширили коло об’єктів, що охороняються, подовжили термін  чинності  авторського права до 50 років від дати смерті автора, запровадили охорону суміж- них  прав. Невдовзі деінтегрувався СРСР, і Україна  стала  незалеж- ною. Зазначені «Основи» в Україні  чинності  не набирали.  В Росії вони використовувалися як тимчасовий цивільний кодекс.

23 грудня 1993 р. Верховна Рада України  першого скликання прий- няла Закон України  «Про авторське  право і суміжні права» (№ 3792- XII). Його було опубліковано у «Відомостях Верховної  Ради Украї- ни» за 1994 рік (№ 13). Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України  “Про авторське  право і суміжні права”» від

11 липня  2001 р. (№ 2627-III)  зазначений закон  було викладено  в


 

новій редакції (див. «Офіційний вісник України»,  2001, № 32; «Відо- мості Верховної  Ради  України»,  2001, № 43).

Авторське право  — особисті (немайнові) і майнові права авторів та їхніх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням наукових  літературних і мистецьких творів. Суміжні  права  — права виконавців,  виробників фонограм  та організацій мовлення.  Французь- кою мовою суміжні права звучать  як les droits voisins (сусідські  пра- ва), а англійською  — related rights (пов’язані, родинні  права). Трап- ляється й термін neighbouring rights.

Стаття  8 («Об’єкти авторського  права») містить  перелік,  який

охоплює 16 видів творів. Сімнадцята позиція  названа як «інші» і встановлена законодавцем на той випадок, коли з’являться види творів, яких нині немає. Не станемо перераховувати зазначені у статті

8 об’єкти. Читач  може зробити  це самостійно.  Для порівняння наве- демо перелік об’єктів копірайту  з нині чинного законодавства США. Цей  перелік  містить  8 позицій:

1) літературні твори  (literary works);

2) музичні  твори, включаючи  будь-які  супровідні  слова (musical works including any accompanying words);

3) драматургічні твори, включаючи  будь-яку  акомпанівну музи-

ку (dramatic works including any accompanying music);

4) пантоміми й хореографічні твори (pantomimes and choreographic works);

5) малюнкові, графічні та скульптурні твори (pictorial, graphic and sculptural works);

6) кінофільми та інші аудіовізуальні роботи  (motion pictures and other audiovisual works);

7) фонограми (sound recordings);

8) архітектурні твори  (architectural works).

Зіставляючи американський і український переліки  об’єктів ав- торського права, можна дійти висновку, що між ними немає принци- пових  відмінностей.  Та це й не дивно, хоч би з огляду  на ту обста- вину, що і Україна, і США є державами–учасницями Бернської конвенції  про  охорону  літературних і художніх  творів.  Практично всі об’єкти, на які в Україні  поширюється авторське  право, є копі- райтоспроможними й у США.  Український перелік  можна вважати більш деталізованим, ніж американський. Законодавство України надає правову  охорону  виступам,  лекціям,  промовам,  проповідям та


 

іншим  усним  творам  (див. ст. 8). Ось тут між законодавствами Ук- раїни  і США  можна побачити  значні  відмінності,  що ілюструються подальшим  аналізом основних норм копірайтного законодавства США. У США твір має фіксуватися в будь-якій  осяжній  формі. Хоч український законодавець і вважає усну форму об’єктивною, все-таки вона є суб’єктивною. Спираючись на неї, важко,  а то й неможливо відтворити,  сприйняти чи передати  твір.

Американські фахівці Р.Дорр  та К.Манч зазначають: «Роботи  не

є копірайтоспроможними, якщо  вони  є просто  ідеями  чи ефемер- ними  звуками  та жестами.  Вони  мають  бути  в осяжній  (tangible) формі, що означає  форму, спроможну  візуально  чи звуково  відтво- рювати відображення (representation) оригінальної роботи». У нас така, як і в американців, ситуація  навколо  об’єктів, що не охороня- ються.

Виникнення і здійснення прав, передбачених  Законом України, не вимагає виконання будь-яких  формальностей. Це ж саме і у США. У нас, як і у США, попереджувальне маркування © є факультатив- ним. В обох країнах  діє інституція державної  реєстрації  авторських прав.

Між авторським правом і правом власності на матеріальний об’єкт

Україна,  як і США,  проводять чітку лінію (див.  ст. 12).

Українське законодавство, як і законодавство США, сприймає автора як первинного  суб’єкта авторського  права (див. ст. 11). Прак- тично однаково  в Україні  і США  розуміють  співавторство, особисті та майнові  права автора (див. ст. 13, 14, 15).

Статті 21–25 нашого Закону містять  положення про, кажучи по-американськи, добросовісне  використання копірайтних творів (fair use).

Американський фахівець з копірайту  не здивувався б, ознайомив-

шись з нормами  нашого законодавства про перехід авторського  пра- ва  у спадок  та до суспільного  надбання,  передавання авторського права, виняткову і невиняткову ліцензії.

І в Україні,  і у США  об’єктом  авторського  права  є результат творчої праці. Суто технічній  роботі (передруку, коректурі,  редагу- ванню, механічному  складанню  довідника  тощо) правова  охорона не надається.

Охорона  надається  будь-якому твору, незалежно  від його худож- ньої цінності,  форми  і готовності.


 

За законодавством України  існує чотири  види особистих  немай- нових прав: право авторства, право автора на ім’я, право на недотор- канність  твору, право  на його обнародування.

Суміжні права базуються  на використанні чужих авторських  прав.

Часто  необхідно, щоб між автором  і публікою  був посередник.  Ним є виконавець (наприклад, автор вміє створювати  чудові пісні, але має кепський  голос, щоб самому їх співати).  Окрім  виконавців, посеред- никами між авторами і громадськістю  вважаються виробники фоног- рам та організації  радіотелемовлення (див. ст. 39, 40, 41 Закону).

Суб’єкти  суміжних  прав  мусять  користуватися своїми  правами

так, щоб не порушувати права авторів творів, які використовуються ними. Виробники фонограм  і організації  мовлення не повинні пору- шувати права авторів і виконавців, а організації  мовлення мають під час своєї діяльності  не порушувати права виробників фонограм,  ав- торів і виконавців.

Закон  України  передбачає  лише цивільно-правові способи захи-

сту авторського  права  й суміжних  прав.

Стаття 176 «Порушення авторського права й суміжних прав» Кримінального кодексу України  від 5 квітня  2001 р. сформульована так:

«1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів  науки,  літе- ратури, мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне  відтворення, розповсюдження виконань,  фонограм, віде- ограм і програм  мовлення,  їх незаконне  тиражування та розповсюд- ження  на аудіо- та відеокасетах,  дискетах,  інших  носіях  інформації, або інше умисне порушення авторського  права і суміжних прав, якщо це завдало  матеріальної шкоди у великому  розмірі, —

караються   штрафом  від  двохсот  до тисячі  неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз да- них, виконань, фонограм, відеограм програм мовлення та знарядь і ма- теріалів,  які спеціально  використовувались для їх виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо  вони  вчинені  повторно  або за попередньою

змовою групою осіб, або завдали  матеріальної шкоди в особливо  ве- ликому  розмірі, —

караються  штрафом  від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або виправними роботами  на строк  до


 

двох років, або позбавленням волі від двох до п’яти років з конфіс- кацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань,  фонограм,  відеограм, програм мовлен- ня та знарядь  і матеріалів,  які спеціально  використовувались для їх виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами  першою або другою цієї статті, вчи- нені  службовою  особою  з використанням службового   становища щодо підлеглої  особи, —

караються  штрафом  від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян  або арештом  на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати  певні посади або займатися певною діяльністю  на строк до трьох років».

Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважаєть- ся завданою у великому  розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою  в особливо  великому  розмірі,  — якщо  її розмір  у тисячу  і більше  разів  перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Процитуємо і статтю  216 «Незаконне виготовлення, підроблен- ня, використання або збут незаконно  виготовлених, одержаних  чи підроблених марок акцизного  збору чи контрольних марок» Кримі- нального  кодексу  України.

«1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно  виготовлених, одержаних  чи підроблених марок акцизно- го збору чи контрольних марок для маркування упаковок  при- мірників  аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних  елементів,  —

караються  штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян  або обмеженням волі на строк до чоти- рьох років.

2. Ті самі дії, вчинені  повторно  або за попередньою  змовою гру- пою осіб, —

караються  штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками  чи голографічними захисними елементами».


 

Слід у даній лекції згадати і про чотири статті з Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 1646  «Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів  без державного  посвідчення на право розповсюдження і де- монстрування фільмів».

«Демонстрування фільмів  або розповсюдження фільмів  шляхом

продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчен- ня на право розповсюдження і демонстрування фільмів,  —

тягне за собою накладання штрафу  від двадцяти  до сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а ткож грошей, отриманих  від їх демонстрування, про- дажу або передачі  в прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом  року після застосування заходів  адміністративного стягнення,  —

тягнуть  за собою накладення штрафу  від сорока  п’яти до дев’я- носта неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих  від їх демонструван- ня, продажу  або передачі в прокат.

Розповсюдження фільмів  шляхом  виготовлення фільмокопій без державного  посвідчення на право  розповсюдження і демонструван- ня фільмів  з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат, — тягне за собою накладання штрафу  від шістдесяти  до дев’яноста неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  з  конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих  від

їх демонстрування, продажу  або передачі  в прокат.

Дії, передбачені  частиною  третьою цієї статті, вчинені  повторно протягом  року  після  застосування заходів  адміністративного стяг- нення,  —

тягнуть  за собою накладення штрафу  від дев’яноста до ста п’ят-

десяти  неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  з конфіска- цією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отрима- них від їх демонстрування, продажу  або передачі в прокат».

Стаття 1647  «Порушення умов розповсюдження і демонстру- вання фільмів, передбачених  державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів»  встановлює:

«Розповсюдження і демонстрування фільмів  з порушенням умов,

передбачених  державним посвідченням на право  розповсюдження і демонстрування фільмів,  —


 

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти  до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих  від їх демонстрування, про- дажу або передачі  в прокат.

Ті самі дії, вчинені  повторно  протягом  року  після  застосування

заходів  адміністративного стягнення,  —

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п’яти до сімде- сяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих  від їх демонстрування, про- дажу або передачі в прокат».

Стаття 1649  «Незаконне розповсюдження примірників аудіові-

зуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних».

«Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, упаковки  яких не мар- ковані контрольними марками, що мають серію чи містять  інформа- цію, які не відповідають  носію цього примірника, або номер, який  не відповідає  даним єдиного реєстру  одержувачів контрольних марок, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатко- вуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм,  відеограм, комп’ютерних  програм,

баз даних.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню  за одне з правопорушень, зазначених у частині  першій  цієї статті, —

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян  з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютер- них програм, баз даних».

Можливо,  у зазначених вище статтях вбачається передусім нама-

гання держави  забезпечити належні  правила  гри в підприємницькій діяльності,  а не турбота про неухильне  дотримання авторських і су- міжних з ними прав. Дехто стверджуватиме, що малося  на увазі і те, і інше.

А тепер варто звернути  увагу на копірайтне  законодавство США. Мова піде про великий  за обсягом і складний  закон — «Акт про копірайт».


 

§2.  США

Історично  Сполучені  Штати  Америки — країна загального  права (common law). Його суть стосовно  копірайту  популярно можна вик- ласти  так: це право  автора  першим  опублікувати свій твір. Нікому не дозволялося публікувати твір певного автора без його дозволу  до публікації твору ним самим. Після публікації кожна особа могла копіювати  його. Статут 1711 р. англійської королеви  Анни став пер- шим актом  центральної влади,  який  урегульовував правовідносини у зв’язку з копірайтом.  Копірайтна охорона надавалася творам про- тягом 14 років і цей термін міг подвоюватися.

На стор. 326 «Webster’s New World Dictionary of the American Language» пояснюється, що копірайт  є виключним правом (exclusive right) на публікацію  (publication), виробництво (production) або про- дажу (sale) прав на літературний, драматургічний, музичний або художній  твір, або на виготовлення (manufacturing), або продаж (merchandising) ярлика  (label) наданого, згідно із законом,  на визна- чену кількість  років (definite period of years) автору, композитору, митцеві  (artist), дистриб’ютору тощо.

Упродовж  тривалого  часу федеральне законодавство США  з ко- пірайту  передбачало,  що в разі відсутності  на творі попереджуваль- ного застереження про копірайт  — © твір вважався суспільним над- банням  (public domain) і кожний  бажаючий  міг його копіювати.

Після  прийняття в 1976 р. «Акта про копірайт»  (він набрав чин- ності 1 січня 1978 р.), у США, по суті, перестало  діяти звичаєве  пра- во у сфері копірайту.  Тепер копірайт — прерогатива статутного  зако- нодавства.

Структура «Акта про копірайт»*  1976 р. має такий  вигляд: Глава 1. Опис  обсягу прав, що охороняються копірайтом. Глава 2. Розгляд питання  власності.

Глава 3. Питання верховенства законодавства й терміну чинності копірайту.

Глава 4. Формальні питання  копірайту.

* Автор користувався англомовним текстом «Акта про копірайт»,  який міститься у книзі «Selected Intellectual Property and Unfair  Competition Statutes, Regulations and Treaties» (St. Paul, 1995).


 

Глава 5. Порядок визначення порушень  копірайту  й відшкоду- вання  спричиненої шкоди.

Глава 6. Обмеження щодо виробництва та імпорту предметів,  що підпадають  під копірайт.

Глава 7. Питання функціонування Відомства  з копірайту.

Глава 8. Механізм  функціонування Трибуналу з копірайту.

У статті 102 «Акта» зазначається, що «охорона  з копірайту  на- дається оригінальним авторським творам», зафіксованим у будь-яко- му осяжному  виразному середовищі,  відомому  нині чи одержаному в майбутньому,  з якого вони можуть сприйматися (perceive), репро- дукуватися (reproduce) чи повідомлятися (communicate) іншим  спо- собом прямо або за допомогою машини чи пристрою. У жодному випадку копірайтна охорона не поширюється на будь-яку  ідею, про- цедуру, процес, систему, метод управління, концепцію,  принцип  або відкриття, незважаючи на форму, в якій вони записані, пояснені, ілюстровані  чи втілені  в таких  творах.

Копірайтна оохорона  – надзвичайно складне  явище.  В одній  з

американських публікацій зазначалося, що вивчення копірайт  нага- дує собою вивчення шизофренії.

Запам’ятаймо: копірайт  захищає  форму  вираження, а не його суть.

Авторство розуміється як щось таке, що створене, а не просто знайдене у природі. Критерій «оригінальність» вимагає творчості, хоч остання  може бути мінімальною.  Твір  має бути не лише оригіналь- ним, а й новим для публіки.  Форма  фіксації для копірайту  значення не має.

Оскільки копірайт захищає  не ідею, а її відображення, то фахівці

кажуть,  що не завжди  легко знайти  ту точку, де закінчується вира- ження  й починається ідея.

Розглянемо приклади.

У реальній дійсності корова не сміється. Але якийсь художник зобразив  корову такою, що сміється. Цей малюнок  він продав моло- козаводу, а той розміщує  його, зокрема  на пачках вершкового  масла. Без  дозволу  власника  копірайту  інші  особи  не можуть  відтворити саме такий малюнок корови, яка сміється. Однак інші особи можуть зобразити корову, що сміється в іншій позі, з іншою усмішкою. Отже, корова, яка сміється, — ідея. Але копірайт  ідей не захищає. Він захи-


 

щає відображення ідеї, тобто конкретний малюнок корови з конк- ретною усмішкою.  У цьому разі ідею і відображення можна  розме- жувати.

Уявімо,  що письменникові захотілося передати  словами  стогін

пораненої  людини.  Очевидно,  це буде подано так: «А-а-а-а!». Ідея  в цьому випадку  — біль, відображення ідеї — «А-а-а-а!». Це, очевидно, той випадок, коли ідея і відображення зливаються так тісно, що важ- ко сказати, де розпочинається одне й закінчується інше. Кожний художник, звичайно, може намалювати свою корову, що сміється. Але всі письменники стогін пораненої  людини  передадуть: «А-а-а-а!».

У статті 103 зазначено, що копірайт щодо компіляційних творів

чи похідних творів (переклад, сценарій  тощо) поширюється лише на те, що особисто створено  автором  компіляції. Автор, наприклад, вірша, вміщеного  до антології,  продовжує зберігати  своє авторство.

Стаття  104 надає правову  охорону  всім неопублікованим тво- рам незалежно  від місця  проживання і громадянства автора.  Щодо опублікованих робіт  правова  охорона  надається,  якщо  публікація твору вперше відбулася  у США  чи в країнах, що є учасниками пев- них  міжнародних договорів,  або роботи,  опубліковані громадянами цих країн чи особами,  які проживають у них.

Стаття 105 позбавляє копірайтної охорони роботи уряду США, хоч американська адміністрація може стати власником копірайту шляхом  передання  їй відповідних  прав.

Стаття 106 містить перелік виняткових прав, що надаються власникові копірайту:

• відтворювати роботу у примірниках чи фонограмі;

• готувати  похідні  роботи,  що базуються  на творі, який  охоро- няється копірайтом;

• поширювати серед публіки  примірники твору чи його фоног- рами шляхом  продажу  та іншої передачі власності  або здаван- ня в найм, лізинг  чи борг;

• публічно виконувати літературний, музичний,  драматургійний, хореографічний твір, пантоміму,  фільм  та іншу аудіовізуальну роботу, що охороняються копірайтом;

• публічно  виставляти літературний, музичний,  драматургійний,

хореографічний твір, пантоміму, малюнок, графічні, скульптурні роботи, індивідуальні образи (individual images) фільму та іншої аудіовізуальної роботи;


 

• у випадку  твору візуального мистецтва  — претендувати на ав- торство чи відмовлятися від нього й запобігати  не навмисному спотворенню  чи знищенню  твору.

Запам’ятаймо:  відтворення в будь-якій  формі  вираження (expression), що охороняється копірайтом,  є винятковим правом влас- ника копірайту.  Власник  також має виняткове право на перетворен- ня вираження з однієї форми в іншу (наприклад, на екранізацію роману).

Виняткове право  на поширення твору серед публіки,  як кажуть американці,  є «драматично обмеженим». Його слід розуміти  лише як право першого на відповідне  поширення (наприклад, продаж книги, що містить копірайтний роман, власником копірайту  вичерпує  його права стосовно  цього примірника книги).  Виняткові права на вико- нання  (performance) чи показ (display) поширюються лише на публічні  дії.

Виняткові права  не є безмежними. Статті 107–120 формулю-

ють випадки  «добропорядного використання» (fair use) копірайтних товарів.  Зокрема, не вважаються порушеннями копірайту  викорис- тання  копірайтних творів з метою критики,  коментування, повідом- лення  новин, навчання,  науково-дослідної діяльності.  При  цьому до уваги беруться  такі чинники:

• мета й характер використання, зокрема, чи має воно комерцій-

ний  характер   або  спрямоване  на  неприбуткову  освітню діяльність;

• суть копірайтного твору;

• обсяг і суттєвість  використаної частини щодо копірайтного тво- ру в цілому;

• вплив  використання на потенційний ринок  твору або на його цінність.

Стаття 108 передбачає  спеціальні  винятки з копірайту  для бібліотек  та архівів.

Публічний показ законно виготовленої копії не вважається по- рушенням виняткових прав за умови,  що він виконується для  гля- дачів в одному  примірнику.

Стаття 111 стосується «вторинної трансмісії»  — публічних  пе-

редач кабельними системами та їх ретрансмісії  абонентам. Ретрансмі- сія має місце тоді, коли  сплачуються ліцензійні платежі.


 

Можливість виготовлення фонограм  організаціями мовлення передбачена  статтею 112.

Стаття  113 стосується малюнкових,  графічних  і скульптурних робіт. Зокрема, чужі малюнки  та фотографії не можна  без відповід- ного дозволу використовувати з метою реклами  й повідомлення новин. Передбачені права автора щодо запобігання зруйнуванню твору, втіленого  в будівлі.

Виняткові права на звукозапис стаття 114 обмежує  правами на відтворення, підготовку  похідних робіт та їх поширення. Ви- няткове право на публічний показ не застосовується до звукоза- писів.

Стаття  117 стосується комп’ютерного  забезпечення (software).

He вважається порушенням виготовлення копії (з використанням за- конно отриманої програми) у внутрішній пам’яті комп’ютера. Дозво- ляється певна модифікація software. Власник  software може виготов- ляти архівні копії з метою запобігання випадковому руйнуванню придбаної  ним програми. Якщо власник  відповідного  комп’ютерного забезпечення змінюється,  то копії разом з оригіналами мають пере- даватися  новому  володареві.

Стаття 120 дозволяє  за певних обставин  малюнкове  відтворен-

ня архітектурних робіт. Вона також регламентує процедуру  зруйну- вання будівлі (що містить копірайтні роботи, наприклад,  художнє панно) її власником.

«Акт про копірайт»  1976 р. передбачає  примусові  ліцензії на рет- рансмісії,  які згадувалися вище.

Необхідно  особливо підкреслити: копірайт  охороняє  право на ви- раження,  але не право на фізичний об’єкт, що містить це вираження. Ця норма є і в українському законодавстві. У нас, як і в американців, первинне володіння копірайтом належить  авторові (співавторам). Співавтор має право використовувати на свій розсуд роботу в ціло- му й дозволяти її використання третім особам. Перекладач твору не має права репродукувати його чи уповноважувати інших осіб на реп- родукування перекладу  без дозволу  власника  копірайту.  Якщо  твір має форму збірника, то власник  кожної його частини має право лише на своє, але не на чуже.

Стосовно  робіт, створених  найманим  працівником, копірайт  на-

лежить його роботодавцеві (employer). Але за умови, що робота ство- рена  в межах  службових  обов’язків  чи  за  спеціальним письмовим


 

дорученням.  Підготовка  службового  твору має проходити  під нагля- дом і контролем  роботодавця.

Стаття 201 передбачає,  що власність  на копірайт  може переда- ватися  повністю  або частково.  Передавання копірайту  відбувається або автоматично в порядку,  який  встановлено законом,  або ж шля- хом складання відповідного  документа.  «Акт про копірайт»  заборо- няє  недобровільну передачу  копірайту  (за винятком випадків  банк- рутства).

У більшості ситуацій копірайтна охорона розпочинається від моменту завершення твору й закінчується через 50 років після смерті автора. Є певні винятки з цього загального  правила.

Від 1 березня 1989 р. (дата набрання  чинності Бернської конвенції про охорону  літературних і художніх  творів у США)  проставляння попереджувального маркування © не є обов’язковим. Для фонограм символом  копірайту  є ®. Застосування цього символу  є практично обов’язковим.  Реєстрація робіт у Відомстві з копірайту  є бажана, але не обов’язкова.

Порушенням копірайту  не вважається справді незалежним ство-

ренням  «такого ж вираження». Для встановлення факту копіювання суди США  цікавляться, чи був у відповідача  доступ до відповідного твору  й наскільки подібні між собою спірні твори.

Для  припинення  порушень   копірайту   у  США  передбачені

постійні й тимчасові судові заборони  (injunctions). Суди мають пра- во на затримку  (impound), відчуження (dispose) виробів, які пору- шують або служать засобом для відтворення контрафактних виробів: фонограм,  шаблонів,  матриць,  фотонегативів тощо. Порушник му- сить  відшкодувати збитки  й повернути  отримані  прибутки  або ж сплатити  штраф. Якщо  власникові копірайту  отримання штрафу  є вигіднішим,  ніж відшкодування збитків,  то він може  просити  суд (до прийняття ним рішення) зобов’язати порушника сплатити штраф. Його розміри — від 500 до 20 тис. доларів. У разі навмисно- го  порушення розмір  штрафу  збільшується до  100  тис.  доларів. Якщо порушникові вдається  переконати суд, що він абсолютно нічо- го не  знає  про  порушення копірайту,  то  штраф  може  становити всього  до 200  доларів.  Стосовно  закладів  системи  освіти  штрафи

«вибачаються».

Крім цивільної  відповідальності, за порушення копірайту  у США

передбачена  і кримінальна. За зловмисне порушення копірайту  пе-


 

редбачено  штраф  розміром  25 тис.  доларів  та позбавлення волі  до одного  року. У випадку  аудіовізуальних робіт  штраф  може  сягати

250 тис. доларів, а тюремне ув’язнення — до 5 років. Окрім цього, вилучаються і знищуються контрафактні вироби  та засоби  їх виго- товлення.

Штраф до 2500 доларів  накладається за такі дії:

• шахрайське  маркування попереджувальним символом  копірайту;

• крутійське дистриб’юторство (усунення або спотворення сим- волу копірайту);

• імпортування з метою поширення виробів, що мають фальши-

вий  символ  копірайту.

Стаття 411 передбачає  реєстрацію  копірайту  до подання  позо- ву стосовно робіт, країною погодження яких є США. Штрафи за порушення копірайту,  про  які  йшлося  вище,  можуть  накладатися лише на роботи, зареєстровані до порушення, чи на роботи, зареєст- ровані  не пізніше  З місяців  від дати першої  публікації.  Ось  чому є бажаною  реєстрація копірайту  у Відомстві  з копірайту.

Для  особистого  використання до США  можна  ввозити  книги,

фонограми тощо, не боячись  звинувачень у порушенні  копірайту.

Примірники творів, виготовлені на законних  підставах  для  роз- повсюдження їх за кордоном,  можуть імпортуватися до Сполучених Штатів  навіть всупереч  власникам відповідних  копірайтів.  Така  си- туація нерідко трапляється й має назву «сірий ринок»  (gray market). Вироби,  ввезені  до США  з порушенням імпортних  правил,  можуть конфісковуватися.

25 жовтня  1995 р. Україна,  відповідно  до Закону, прийнятого 31

травня того ж року (№ 189/95–ВР), стала учасницею Бернської кон- венції про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня  1886 р. США  приєдналися до конвенції  раніше, ніж Україна.  Ця конвен- ція  містить  чимало  норм  прямого  регулювання у сфері  інтелекту- альної власності. Україна  є також учасницею  конвенції  від 14 липня

1967 р., згідно з якою була створена  Всесвітня  організація інтелекту- альної власності. США також беруть участь у цій спеціалізованій структурі  ООН. Понад  30 років  її очолював  американський грома- дянин — доктор Арпад Богш. На сучасному етапі є й інші джерела авторського  права та суміжних  прав:

• Всесвітня  (Женевська) конвенція про авторські  права від 6 ве-

ресня 1952 р.;


 

Україна, як один з правонаступників СРСР, продовжила своє членство  у Конвенції  відповідно  до постанови  Верховної  Ради  Ук- раїни від 23 грудня  1993 р. (№ 3794-ХІІ).

• Міжнародна конвенція про охорону  інтересів  виконавців, ви-

робників  фонограм  від незаконного відтворення їхніх фоног- рам (підписана в Женеві  29 жовтня  1971 р.);

Україна  приєдналася до  Конвенції  відповідно  до Закону від

15 червня  1999 р. (№ 738-XIV).

• Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми, які передаються  через супутники (підписана 21 травня  1974 р. в Брюсселі).

• Міжнародна конвенція про охорону  прав виконавців, вироб- ників  фонограм  та організацій  мовлення (підписана в Римі

26 жовтня  1961 р.);

Україна  приєдналася до Конвенції  відповідно до Закону від 20 ве- ресня 2001 р. № 2730-ІІІ (Офіційний вісник  України.  2001. № 41).

• Договір  Всесвітньої  організації  інтелектуальної власності  про авторське  право  від 20 грудня  1996 р.;

Україна  приєдналася до Договору  відповідно  до Закону від 20 ве- ресня 2001 р. № 2733-ІІІ (Офіційний вісник  України.  2001. № 41).

• Договір  Всесвітньої  організації  інтелектуальної власності  про виконаня і фонограми від 20 грудня  1996 р.;

Україна  приєдналася до Договору відповідно  до Закону від 20 ве- ресня 2001 р. № 2732-ІІІ (Офіційний вісник  України.  2001. № 41).

З текстами  вищеназваних конвенцій  можна  ознайомитися, зок- рема, у другому томі двотомника «Интеллектуальная собственность», який  побачив  світ 1997 р. в мінському  видавництві «Амалфея».


 

Контрольні питання

§1. Україна

1. Що таке «авторське  право»  й суміжні  права?

2. На які види творів в Україні поширюється авторське  право?

3. Чи може охоронятися частина  твору?

4. Які об’єкти в Україні  не охороняються авторським правом?

5. Чи  потрібно  виконання формальностей для  виникнення і здійснення авторських прав?

6. Чи можна вважати  відчуження матеріального об’єкта, у яко- му виражено  твір, відчуженням авторського  права?

7. Хто вважається співавторами?

8. Які особисті (немайнові) права належать  співав торам?

9. Назвіть майнові  права автора.

10. Що таке «вільне  використання твору»?

11. Як Ви розумієте  авторське  право й виняткове право на твір, створений за договором з авто ром, який працює за наймом?

12. Хто вважається автором  аудіовізуального твору?

13. Що таке «право  слідування»?

14. Який  термін встановлено для охорони  прав авторів?

15. Як авторське  право переходить  у спадщину?

16. Чи може твір стати суспільним надбанням?

17. Чи можна відступити майнові і особисті (немайнові) права?

18. Чи передбачає  законодавство України усну форму ліцензії?

19. Що таке авторський договір?

20. Чи потрібне виконання формальностей для виникнення і здійснення суміжних  прав?

21. Назвіть критерії  для надання  охорони  суміжних  прав.

22. Які права мають виконавці, виробники фонограм  та органі- зації мовлення?

23. Який  термін охорони  суміжних  прав?

24. Чи можна без згоди виробників фонограм,  випущених з ко- мерційною  метою, і виконавців, записаних на таких фоног- рамах, використовувати ці фонограми?

25. Хто є автором  аудіовізуальних творів?

26. Чи можна колективно управляти майновими правами?

27. Які дії вважаються порушеннями авторського  права й суміж- них прав?

28. Які існують способи цивільно-правового захисту авторсько- го права і суміжних  прав?


Лекція  ІIІ

§ 2. США

1. У яких розмірах  відшкодовуються збитки за порушення ав- торського  права і суміжних  прав?

2. Яким  роботам у США надається копірайтна охорона?

3. Як Ви розумієте  форму  фіксації  стосовно  копірайту?

4. Чи може американський президент  отримати  копірайтну охо- рону на своє офіційне  розпорядження?

5. Які  виняткові права  надаються  у США  власникові копі- райту?

6. Що таке у США «добропорядне використання копірайтних творів»?

7. Що означає  у США «вторинна трансмісія»?

8. Чи  застосовується у США  виняткове право  на публічний показ стосовно звукозаписів?

9. Чи  має право  особа, яка  придбала  комп’ютерну  програму, зробити  з неї дві копії?

10. Чи може у США співавтор  без згоди інших співавторів доз- волити  третім особам використовувати твір у цілому?

11. Чи може у США перекладач  твору без дозволу власника ко- пірайту уповноважувати третіх осіб на тиражування перек- ладу?

12. За яких обставин у США роботодавець має копірайт  на твір його найманого  працівника?

13. Чи можна власність  на копірайт  у США передати частково?

Що це означає?

14. Яка встановлена відповідальність у США за порушення ко- пірайту?

15. Які Ви знаєте міжнародні конвенції у сфері авторського  права й суміжних  прав?


Контрольні питання

 

ПРАВОВА ОХОРОНА СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА (НОУ&ХАУ ТА ШОУ&ХАУ)

§1. Україна

Охорона  секретів  виробництва у незалежній Україні  розпочала своє становлення практично з нуля.

У книзі «Право інтелектуальної власності України» її автори заз- начають, що права на конфіденційну (нерозкриту) інформацію чин- не цивільне  законодавство не передбачає  і здійснення її правової охорони можливе  на підставі  Закону України  «Про інформацію» та інших законів.  Вітчизняне законодавство з охорони  секретів  вироб- ництва  ще далеке від досконалості.

Очевидно,  одна  з найголовніших рис  секретів  виробництва як

об’єктів власності  полягає  в тому, що вони офіційно  не реєструють- ся і охоронні  документи  на них не видаються.

Наведемо  визначення ноу$хау, які  містяться у вітчизняному за-

конодавстві.

В «Інструкції про порядок  роботи з продажу  ліцензій  та наданню послуг типу інжиніринг», затвердженій наказом Держкомвинаходів Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1979 р. (№ 11), зазначається: «1.3. Під ноу-хау розуміються такі, що не є суспільними, але такими, що прак- тично  застосовуються у виробничій і господарській діяльності:

— різного  роду технічні знання  та досвід, що не мають правової

охорони  за кордоном,  включаючи  методи, способи і навички, необхідні для проведення проектування, розрахунків, будів- ництва  і виготовлення будь-яких  об’єктів чи виробів,  науко- во-дослідницьких, дослідно-конструкторських, пуско-налагод- жувальних робіт тощо, розробки  і використання технологічних процесів; склади і рецептури  матеріалів, речовин, сплавів тощо; методи і способи  лікування; пошуку  і видобування корисних копалин;

— знання  і досвід адміністративного, економічного  та іншого по-

рядку».


 

Пояснимо читачеві, що названа  вище інструкція була чинною  за командно-адміністративної економіки,  коли існувала  монополія зов- нішньої  торгівлі.  Процитоване формулювання, отже,  призначалося не для  внутрішнього, а для  зовнішнього  вжитку.

У статті 51 «Охорона  секретів  виробництва» з «Основ  цивіль-

ного законодавства Союзу РСР і республік»,  прийнятих Верховною

Радою  СРСР 31 травня  1991 р., встановлювалося:

«Власник  технічної, організаційної або комерційної інформації, що становить секрет виробництва (ноу-хау), має право на захист від неза- конного  використання цієї інформації  третіми  особами  за умови, що:

1) ця інформація має дійсну або потенційну  комерційну цінність

з огляду  на невідомість  її третім особам;

2) до цієї інформації немає вільного доступу на законній  підставі;

3) власник  інформації вживає належні заходи для охорони її кон- фіденційності.

Термін охорони «ноу-хау» обмежується часом дії названих  умов...»

У постанові  Кабінету  Міністрів  України  «Про  перелік  відомос- тей, які  не становлять комерційної таємниці»  від 9 серпня  1993  р. (№ 611)  наводився відповідний перелік:

— засновницькі документи,  документи,  що дозволяють заняття

підприємницькою або господарською діяльністю  та її окреми- ми видами;

— інформація за всіма встановленими формами  державної  звіт- ності;

— дані, які необхідні для перевірки  нарахування і сплати податків та інших обов’язкових платежів;

— відомості  про чисельність і склад працівників, їхню заробітну платню в цілому та за професіями й посадами, а також про наявність  вільних  робочих  місць;

— документи  про сплату  податків  і обов’язкових платежів;

— інформація про забруднення навколишнього природного  сере- довища, недотримання безпечних  умов праці, реалізацію  про- дукції, що шкодить здоров’ю, а також про інші порушення законодавства України  та розміри  завданої при цьому шкоди;

— документи  про платоспроможність;

— відомості  про участь  посадових  осіб підприємства у коопера- тивах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, що здійснюють  виробничу  діяльність;


 

— відомості, які відповідно  до чинного законодавства підлягають оголошенню.

У згаданій постанові також зазначалося, що підприємства зобов’язані надавати перелічені в ній відомості органам державної виконавчої  влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним  особам відповідно  до чинного  законодавства й на їхнє прохання.

Глава 46 «Право  інтелектуальної власності  на комерційну таєм- ницю» містить  4 статті. Процитуємо їх.

Стаття  505 «Поняття комерційної таємниці».

«1. Комерційною таємницею  є інформація, яка є секретною в тому розумінні,  що вона в цілому чи в певній формі та сукупності  її скла- дових є невід’ємною та не є легкодоступною для  осіб, які звичайно мають справу з видом інформації,  до якого вона належить,  у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних  існую- чим обставинам  заходів щодо збереження її секретності,  вжитих осо- бою, яка законно  контролює цю інформацію.

2. Комерційною таємницею  можуть  бути  відомості  технічного,

організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру,  за винятком тих, які відповідно  до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці».

Стаття 506 «Майнові  права інтелектуальної власності на комер-

ційну  таємницю».

«1. Майновими правами  інтелектуальної власності  на комерцій- ну таємницю  є:

1) право  на використання комерційної таємниці;

2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

3) виключне  право перешкоджати неправомірному розголошен- ню, збиранню  або використанню комерційної таємниці;

4) інші майнові  права  інтелектуальної власності,  встановлені за- коном.

2. Майнові  права інтелектуальної власності  на комерційну таєм- ницю належать  особі, яка правомірно  визначила інформацію  комер- ційною таємницею,  якщо  інше не встановлено договором».

Стаття  507 «Охорона  комерційної таємниці  органами  держав-

ної власності».

«1. Органи  державної  влади  зобов’язані охороняти від недобро- совісного комерційного використання інформації,  яка є комерційною


 

таємницею  та створення якої потребує  значних  зусиль  і яка надана їм з метою отримання встановленого законом  дозволу  на діяльність, пов’язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами,  що містять  нові хімічні сполуки.  Ця інформація охоро- няється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісно- го комерційного використання.

2. Органи  державної  влади зобов’язані охороняти комерційну таємницю  також в інших випадках,  передбачених  законом».

Стаття 508 «Строк чинності  права інтелектуальної власності на комерційну таємницю».

«1. Строк  чинності права інтелектуальної власності  на комерцій- ну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комер- ційної таємниці, встановлених частиною першою статті 506 цього Кодексу».

28 січня 1994 р. Верховна Рада України  прийняла Закон України

«Про внесення  змін і доповнень до кримінального, кримінально-про- цесуального  кодексів України  та Кодекс України  про адміністративні правопорушення».

В главі 4 «Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці»  Закону  України  «Про  захист  від недобросо- вісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР містяться  такі статті:

Стаття  16 «Неправомірний збір комерційної таємниці».

Стаття  17 «Розголошення комерційної таємниці».

Стаття 18 «Схиляння до розголошення комерційної таємниці». Стаття 19 «Неправомірне використання комерційної таємниці». До Кримінального кодексу  України  від 1960 р. ввійшли  статті,

сформульовані таким  чином:

Стаття 1486  «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей,  що становлять комерційну таємницю».

«Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю  (підприємницьке шпигунство), якщо  це завдало  великої  матеріальної шкоди  суб’єкту підприємницької діяльності,  —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від трьохсот  до п’ятисот мінімальних розмірів  заробітної  плати».


 

Стаття  1487   «Розголошення комерційної таємниці».

«Умисне  розголошення комерційної таємниці  без згоди  її влас- ника  особою, якій  ця  таємниця відома  у зв’язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисних  або інших осо- бистих мотивів і завдало великої  матеріальної шкоди суб’єкту під- приємницької діяльності,  —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправ-

ними роботами  на строк до двох років, або позбавленням права зай- мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом  до п’ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати».

Чинний нині Кримінальний кодекс України  від 5 квітня  2001 р.

теж має дві статті з цього аспекту:

Стаття 231 «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».

«Умисні  дії, спрямовані на отримання відомостей,  що складають

комерційну або банківську  таємницю, з метою розголошення чи іншо- го використання цих відомостей, а також незаконне використання таких  відомостей,  якщо  не спричинило істотну  шкоду суб’єкту гос- подарської  діяльності,  —

караються   штрафом  від  двохсот  до тисячі  неоподатковуваних

мінімумів  доходів громадян  або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років».

Стаття  232 «Розголошення комерційної або банківської  таєм- ниці».

«Умисне розголошення комерційної або банківської  таємниці без згоди її власника  особою, якій  ця таємниця відома у зв’язку з про- фесійною  або службовою  діяльністю,  якщо воно вчинене з корисли- вих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності,  —

карається штрафом  від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян  з позбавленням права отримувати певні посади чи займатися певною діяльністю  на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».

У нашому цивільному законодавстві поняття  секретів виробниц-

тва ще недостатньо  опрацьоване.


 

У ч. 3 ст. 1643   «Недобросовісна конкуренція» Кодексу  України про адміністративні правопорушення встановлено:

«Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій  репутації  або майну  іншого підприємця, —

тягне  за собою накладання штрафу  від дев’яти  до вісімнадцяти

неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян».

На цьому полишаємо правниче поле України  у сфері охорони секретів виробництва та ознайомимося зі значно досконалішим — американським.

§2. США

США терміни «ноу-хау» й «секрети виробництва» вважаються еквівалентними. Перший  термін  не має  офіційного  статусу.  Окрім

«ноу-хау», вживається й термін «шоу-хау», що означає «показати  як». Поняттям «ноу-хау», прийнято називати  певний вид технічної інфор- мації, що дає змогу його власникові виконати  потрібне  завдання.

У США  термін «секрет виробництва» охоплює  будь-яку  форму-

лу, зразок, пристрій або компіляцію інформації, які використовуються в підприємницькій діяльності  (business) та надають можливості одер- жати переваги  над конкурентами, що їх не знають і не використову- ють. Секрет  виробництва є способом  чи пристроєм для  постійного використання в підприємницькій діяльності.

Конфіденційність інформації про  секрети  виробництва охоро-

няється законом.  Таку  інформацію  забороняється  одержувати «не- належними методами»  чи порушуючи  довіру (breach of confidence). Неналежне одержання секретів виробництва вважається одним із видів недобросовісної конкуренції (unfair competition).

В американських судах при розгляді  справ цієї категорії найчас-

тіше дискусія  виникає  навколо  двох питань:

— чи є відповідна  інформація цінною і секретною?

— чи застосовує  відповідач недозволені  методи для її одержання? На відміну від інших об’єктів інтелектуальної власності,  відпові- дальність  за порушення секретів  виробництва випливає не з факту копіювання чи використання відповідної інформації.  Відповідальність настає  з огляду  на використання неналежних методів її одержання.


 

У США законодавство, що стосується секретів виробництва, є законодавством, затвердженим на рівні штатів. Закону федерального рівня  немає. Національна конференція комісіонерів  у 1979 р. прий- няла «Uniform Trade Secret Act» (UTSA), що, як можна зрозуміти,  має у США напівофіційний характер і є спробою кодифікувати цю ділян- ку юриспруденції. Багато  штатів  використали UTSA 72 як  своєрід- ний шаблон під час підготовки своїх законів щодо секретів вироб- ництва.  Доповнення до цього акта вносилися в 1985 р.

В UTSA секрети виробництва сформульовані як інформація, кот- ра поєднує формулу, зразок, компіляцію, програму, пристрій, метод, технічний  прийом  або спосіб, які породжують:

— «незалежну економічну  цінність», як дійсну, так і потенційну,  з огляду на те, що їх неможливо одержати  третім особам, не зас- тосовуючи  неналежних засобів і вони є загально  невідомими;

— вони є предметом зусиль, резонних  для підтримання їхньої сек- ретності.

UTSA не висуває вимоги про те, що відповідна  інформація має перебувати  в постійному  користуванні в підприємницькій діяльності, перш ніж її вважатимуть секретом  виробництва.

Конфіденційна ділова  інформація у США  давно  була  визнана

власністю.  Згідно з рішенням  одного із судів секрет  виробництва є особливим  видом власності  в тому розумінні,  що встановлення фак- ту втручання в цю власність  залежить  від зловживання конкретним відповідачем  конфіденційним розкриттям.

Секрет виробництва вважається «відносною  власністю». Пору- шення прав на цю власність  має місце (окрім зловживання конфі- денційним  розкриттям) під час застосування неналежних методів одержання інформації.

Згідно  з UTSA неналежним оволодінням (misappropriation) секре-

тами виробництва є:

— одержання чужого  секрету  виробництва особою, яка  знає  чи може знати, що секрет виробництва отримано за допомогою неналежних засобів;

— розкриття або використання чужого секрету  виробництва без

чітко  висловленої (explicit) чи  такої,  що  мається   на  увазі

(implied), згоди особи, яка:

а) використовує неналежні  засоби  одержання знань про секрети виробництва;


 

б) на момент розкриття або використання знала чи могла знати, що її знання  про секрети  виробництва були одержані:

— за обставин, з яких випливає зобов’язання підтримувати їх сек-

ретність  чи обмеження їх застосування;

— від особи, яка використовувала неналежні  засоби для їх одер- жання;

— від особи (чи через неї), яка  мала зобов’язання стосовно  осо- би, котра подала позов, щодо підтримання їх секретності  чи обмеженого  використання;

в) перед матеріальною зміною свого становища (наприклад, звіль-

нення  з фірми-роботодавця та заснування власної) знала  чи могла знати, що ця інформація була секретом виробництва та відомості про який  були отримані  випадково  або помилково.

До ряду класично  незаконних способів одержання секретів ви- робництва  належать:

— промислове шпигунство  (крадіжка за допомогою злому або електронних і провідникових засобів);

— хабарництво (підкуп  працівників з метою порушення ними зобов’язань про конфіденційність);

—  неналежне  відрекомендування (наприклад,  видання  себе  за

іншу особу, в тому числі посадову).

Можуть  застосовуватися й інші засоби, зокрема  фотографування з повітря.

На думку фахівців, згідно з UTSA секретам виробництва надаєть- ся ширший  і надійніший захист, ніж відповідно  до «загального  пра- ва». Суди можуть накладати на порушників заборони  (injunctions) щодо використання секретів виробництва, які існують стільки, скільки  інформація залишається секретом виробництва. Тобто, у принципі,  нескінченно  довго.  Нерідко  під час накладання заборон суди беруть до уваги гіпотетичний розрахунковий період, який  зна- добився  б для  розкриття секрету  виробництва законним  способом. Як бачимо, можливість заборонити іншим особам розкриття секрету виробництва є важливим правом у процесі охорони ноу$хау. Вказані заборони не обов’язково можуть тривати  нескінченно  довго. Якщо секрет виробництва законним  чином стає загальнодоступним для громадськості,  то особа, на яку наклади  заборону,  може звернутися до суду із заявою  про припинення заборони.


 

Суди  також мають право на прийняття рішень, спрямованих на уникнення розкриття секретів  виробництва і протягом  періоду,  що передує  судовому розглядові. Замість заборони  суди можуть  зобов’я- зати  порушника придбати  ліцензію  чи сплатити  роялті  (платежі за використання, яке вже відбулося). Компенсаційне відшкодування може охоплювати  суми незаконного збагачення  та відшкодування втрат. UTSA передбачає можливість відшкодування втрат у потрійному розмірі  (treble damages).

Оскільки секрети  виробництва вважаються власністю,  то на них поширюються норми кримінального законодавства про крадіжку. Згідно із законодавством низки  штатів  крадіжка  виробів,  які втілю- ють секрети виробництва, є злочином.  Американські фахівці все-таки вважають, що норми кримінального законодавства є вужчими, по- рівнюючи з нормами  цивільного  законодавства. Кримінальне законо- давство не охороняє  інформацію  про секрети виробництва. Охороня- ються матеріальні речі, що втілюють секрети виробництва. При цьому не обов’язково,  аби  відповідні  вироби  мали  певну  реальну  вартість. Тобто особа, яка запам’ятала секретну формулу речовини й потім її розкрила,  кримінально не переслідується, тоді як особа, котра вкрала аркуш паперу з цією формулою,  підлягає  під кримінальне покарання.

Доповнюючи  законодавство штатів, федеральне кримінальне законодавство поширюється на передавання, продаж, одержання вкрадених  товарів, цінних паперів, що мають вартість, яка перевищує

5 тис. доларів.  До категорії  «товари»  долучають  і втілені  в певних речах секрети  виробництва.

Розкриття інформації особам, які мають зобов’язання про підтри- мання секретності, не вважається порушенням конфіденційності відповідного  секрету  виробництва (у «Додатках»  до цієї книги  міс- титься «Коротка  форма угоди про нерозголошення секретів вироб- ництва»). Але розкриття такої ж інформації особам, які не взяли  на себе зобов’язань щодо збереження конфіденційності, вичерпує  право власності  на відповідний секрет  виробництва.

Американці  підкреслюють,  що з метою підтримання секретності власник  секрету  виробництва не повинен  бути пасивним.  Види  зу- силь,  які  вважаються доречними  за  відповідних   обставин,  можуть бути різними  залежно  від цінності  секрету  виробництва й фінансо- вих та інших можливостей компанії.  Але «резонні  зусилля» щонай- менше мають охоплювати:


 

• обмежений  доступ (за принципом «лише тому, кому необхідно»);

• зобов’язання працівників про нерозголошення інформації;

• попереджувальне маркування інформації,  яка становить, на дум- ку роботодавця, секрет виробництва (на приклад, «конфіденцій- но») та зберігання відповідної  інформації у надійних  місцях.

У США конфіденційні стосунки  створюються  або чітко сформо-

ваною угодою або ж сутністю відносин між сторонами. Суди під час розгляду  справ  вимагають,  щоб  предмет  секрету  виробництва був чітко визначеним і зрозумілим.

Запам’ятаймо, що під публічним  розкриттям інформації у США

розуміють  ситуацію,  за якої  відповідна  інформація надається  одній людині чи кільком особам, які перебувають поза межами конфіден- ційних взаємостосунків. Охорона  секретів виробництва не втрачаєть- ся, коли сторонні відвідувачі підписують  угоду про конфіденційність чи нерозкриття інформації перед тим, як вони одержують  доступ до відповідних  секретів.

Слід підкреслити, що у США не вимагають, щоб інформація була

абсолютно  секретною, тобто такою, яку знає лише одна особа. Якщо інформація не розкривається певному колові осіб (ширшому чи вуж- чому — залежно  від обставин), то це означає, що вона не використо- вується.

У  певних  випадках  виникає  необхідність  у розкритті секретів

виробництва урядовим  закладам  (наприклад, для одержання урядо- вого контракту). В урядових  відомствах  США  процедура  збережен- ня конфіденційності секретів  виробництва, як правило,  добре опра- цьована  і її належним  чином дотримуються.

Відзначимо,  що до секретів  виробництва не застосовується кри- терій «новизна»  (novelty), як це має місце щодо винаходів. Але певна частка новизни  в секретах виробництва все ж має бути. Те, що відо- ме всім і не є новим, не може бути секретним.

Не застосовується до секретів  виробництва й такий  патентознав- чий критерій,  як «неочевидність» (non$obviousness). Секрет виробниц- тва може бути вдосконаленням очевидного. Відомості, що стосуються покупців,  обсягів  продажу,  витрат  і цін, можуть  вважатися секрета- ми виробництва. Не всі переліки  споживачів вважаються секретни- ми. На  такий  статус  не можуть  претендувати переліки,  складені  за даними загальної  реклами. Комп’ютерне забезпечення визнається як секрет виробництва, на який  поширюється правова  охорона.


 

На відміну від патентної  охорони, охорона секретів виробництва не надає їхнім власникам виняткових прав на використання відповід- ної інформації.  Інші особи можуть використовувати цю інформацію, якщо  вони одержали  її законним  чином.

Законодавство стосовно секретів виробництва не забороняє розкриття ноу$хау добропорядними й чесними  способами.  Зокре- ма, за допомогою проведення самостійних досліджень  з метою одержання бажаного  результату.  Патентне  законодавство заборо- няє третім особам використовувати чужий, але вже відомий  і роз- критий, наприклад,  винахід. Зрозуміло, що протягом  чинності відповідного  патенту. Кажуть,  що «патент діє проти  всього світу». Секрети  виробництва такого правила  не мають. У контексті  зако- нодавства  стосовно секретів виробництва дозволяється викорис- товувати  метод «зворотного  інжинірингу», тобто придбати  певний об’єкт, демонтувати його на складові  частини  та здогадатися про суть його секретів  виробництва. Розкрити секрети  можна, спосте- рігаючи за відкритим функціонуванням виробу  чи за його експо- нуванням на публічній  виставці.  Широковідомим легальним  спо- собом розкриття секретів виробництва є аналіз загальнодоступної літератури.

Необхідно  підкреслити, якщо секрет виробництва стосується тех- нології (процесів, способів) створення продукту  й відповідні  секрети виробництва неможливо розкрити,  спираючись  на реалізовану кінцеву продукцію, то продаж такого продукту не вважається розкриттям відповідного  секрету  виробництва.

Якщо секрети виробництва розкриваються колишніми працівни- ками фірм, то в судах під час розгляду  позовів  зосереджується увага на рівні загальної майстерності й умінь відповідного працівника та специфічній інформації,  яку можна  отримати  тільки  від конкретно- го роботодавця. Американські фахівці зазначають: «Більшість підприємств уперше усвідомлює  важливість секретів виробництва лише  після  того, як  ключовий  найманий  працівник,  якого  перема- нив конкурент,  чи який  створив  свою конкуруючу фірму, викорис- товує  переваги  цих секретів  виробництва»1.

1   Dorr R.,  Munch  C. Protecting Trade  Secrets,  Patents,  Copyrights and

Trademarks. New York, 1990. P. 2.


 

Інформація про секрети виробництва може передаватися від однієї компанії до іншої на ліцензійній основі. Якщо патентна  ліцен- зія  розглядається як  своєрідне  запевнення про те, що патентовлас- ник  не пред’являтиме ліцензіатові позов  з огляду  на використання ним розкритого патентовласником громадськості  винаходу (промис- лового зразка), то ліцензія  на секрет виробництва розглядається як передавання саме права  на використання знань, що були невідоми- ми публіці  на момент  їх розкриття.

У суперечках  про розкриття секретів  виробництва тягар доказів покладається, як правило,  на позивача.  Угоди про конфіденційність і ліцензії розглядаються як додаткові контрактні права на секрети виробництва. Якщо дві сторони взаємно  погоджуються, що певна інформація є секретом  виробництва, то багато судів вважають відпо- відний  контракт  таким, що підлягає  виконанню,  навіть, якщо  влас- ник секрету  виробництва не може вказати  кожний  його елемент.

Складні  правові  питання  виникають за  так  званих  «гібридних

ліцензій»,  предметом  яких  є як патенти,  так і секрети  виробництва. Судова  практика  США  свідчить: якщо  сутність  патенту  тісно пере- плетена з секретами  виробництва, то в разі визнання патенту не- дійсним та за умови закінчення терміну його чинності втрачаються права на одержання обумовлених розмірів платежів. Якщо ж у ліцензійній угоді  аспекти,  що  стосуються   секретів  виробництва,

«фізично  й контрактно» відображені  окремо, то права на одержання

платежів за секрети виробництва зберігаються, незалежно  від долі відповідного  патенту.

Судова практика  США опрацювала  і процедуру збереження кон- фіденційності секретів  виробництва в процесі  судочинства.

У рамках охорони секретів виробництва американська юриспру-

денція наштовхується й на проблеми  одержання компаніями пропо- зицій  (ідей), що стосуються  їхньої ділової  діяльності,  від сторонніх осіб. Як правило,  у компаніях  є спеціальні  відділи.  Вони укомплек- товані  не фахівцями-інженерами, а клерками  та фахівцями у сфері

«паблік  релейшнз».  Ці відділи  розглядають пропозиції не за їх сут- ністю, а за формальними ознаками. Якщо з пропозиції  випливає, що вона стосується виробничої і комерційної діяльності,  то подавачеві повертаються всі його матеріали  з повідомленням про те, що з його пропозицією ніхто, окрім цього спецвідділу, не ознайомлювався. Пропонується повторно  подати  цю ж пропозицію,  але у встановле-


 

ному порядку. Подавачеві  надсилається зразок його зобов’язання про відсутність у нього претензії на встановлення конфіденційних сто- сунків  з цією фірмою  (в «Додатках»  до цієї книги міститься  зразок відповідної  «Угоди  про розкриття»).

Така практика компаній  підстраховує їх згідно із законодавством

про секрети  виробництва.

Якщо ж суперечка  між подавачем  і фірмою  доходить до суду, то під час судового розгляду  встановлюється:

• чи була пропозиція такою, за яку подавач щось просив як ком- пенсацію;

• чи мала пропозиція новизну  і оригінальність;

• чи була пропозиція представлена в конкретній формі;

• чи подавалася пропозиція конфіденційним чином;

• чи використовувалася пропозиція фактично фірмою-відпові- дачем.

На цьому закінчуємо цикл лекцій  щодо набуття  прав на об’єкти

промислової власності  й переходимо  до наступної серії, де розгляне- мо, як ці об’єкти використовують на ліцензійній основі.


 

Контрольні питання

§1. Україна

1. Чи існує в Україні  спеціальне  законодавство, яке регулює правовідносини у зв’язку з секретами  виробництва?

2. Як  Ви уявляєте собі правову  базу регулювання в Україні відносин щодо секретів виробництва?

3. Що  розуміла  під «ноу-хау»  Інструкція Держкомвинаходів

СРСР від 26 січня 1979 р.?

4. Чи  можна  уявити  реєстрацію  секретів  виробництва та ви- дання на них охоронних  документів?

5. Як законодавець сформулював ноу$хау в «Основах  цивіль- ного законодавства Союзу  РСР і республік» від 31 травня

1991 р.?

6. Які відомості  в 1993 р. Уряд  України  ввів до переліку  тих, що не становлять комерційної таємниці.

7. Що розуміє  кримінальне законодавство України  під «про- мисловим шпигунством» та яка  відпові  дальність  передба- чена за це?

§2. США

1. Як розуміють  у США секрети  виробництва?

2. Чи є у США федеральне законодавство стосовно секретів виробництва?

3. Що таке UTSA?

4. Що таке «неналежне заволодіння» секретами  виробництва?

5. Чому згідно з UTSA секрети  виробництва мають більш над- ійний  захист, ніж згідно з нормами  загального  права?

6. Яка компенсація за неналежне використання секретів вироб- ництва  передбачається згідно з UTSA?

7. Чи  є у США  кримінальна відповідальність за не належні

присвоєння секретів виробництва, та як працює там цей ме- ханізм?

8. Чи правомірно у США спочатку розкривати конфіденційну інформацію, а потім вимагати  укладення угоди про конфі- денційність?

9. Що  мусить  вживати власник  секретів  виробництва для

підтримання їх конфіденційності?


Контрольні питання

10. Чи зобов’язані у США урядові  заклади  дотримуватися кон- фіденційності отриманої  від фірм інформації?

11. Чи застосовуються до секретів виробництва такі критерії, як

«новизна» та «неочевидність»?

12. Чи має власник  секретів виробництва виняткове право на їх використання?

13. Чи можна секрети виробництва розкривати добропорядним способом?

14. Що таке «гібридні  ліцензії»?

15. Які проблеми  виникають і як вони вирішуються у зв’язку з поданням компаніям третіми особа ми пропозиції виробни- чо-комерційного характеру.

16. Який термін — «секрети  виробництва» чи «ноу-хау»  — вва- жається  офіційним?

17. Чим  ноу$хау відрізняється від шоу$хау?

18. Чи можна секрети виробництва розглядати окремо від підприємницької діяльності?

19. Чому неналежне одержання секретів виробництва належить

до недобросовісної конкуренції?

20. Чи можуть секрети  виробництва бути такими, що не мають економічної  цінності?

21. Чи можна копіювати  секрети виробництва. Якщо так, то яким

чином?  Якщо ні, то чому?

22. Чи існує федеральне законодавство у сфері секретів  вироб- ництва?

23. Чи є практичне використання секретів виробництва неодм- інною умовою їх правової  охорони?

24. Які ви знаєте  прилади  тривалого  існування секрети  вироб- ництва?

25. Чи передбачає  кримінальне законодавство відповідальність

за неналежне одержання інформації про секрети виробниц- тва?

26. Чи є законодавство про секрети виробництва на рівні штатів?

27. Які заходи має застосовувати власник  секретів виробництва для збереження їх конфіденційності?

28. Чи можна на секрети  виробництва видавати  патенти?

29. Чи належить ліцензія  на передачу секретів  виробництва до розряду  патентних?

29. Чим  відрізняється ліцензія  на запатентований винахід  від ліцензії на секрет виробництва?


 

30. Чому тягар доказів про розкриття секретів виробництва по- кладається на позивача,  а не на відповідача  як це має місце у справах  про порушення патентів?

31. Чи можна  секрети  виробництва трактувати як раціоналіза- торські пропозиції?

32. Чому  до секретів  виробництва, що подаються  зовні, фірми

ставляться з пересторогою?